作者：戴彬  專利代理人 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司  日韓生化部

《專利法》第26條第4款規(guī)定“發(fā)明或者實(shí)用新型申請文件的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”，《專利法》第33條規(guī)定“對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。這兩個(gè)法條均體現(xiàn)了“權(quán)利要求”與“說明書記載內(nèi)容”之間的關(guān)系，因此在實(shí)務(wù)中比較容易混淆。筆者嘗試結(jié)合一件最高院的行政判決對二者的區(qū)別進(jìn)行探討。

最高院于2013年12月27日作出了關(guān)于株式會(huì)社島野與專利復(fù)審委及寧波賽冠車業(yè)有限公司的發(fā)明專利無效行政訴訟的第（2013）行提字第21號判決（以下稱為“本案”）。本案的爭議焦點(diǎn)在于專利權(quán)人在分案申請中將原申請文件中的“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”、“模壓”修改為“壓制”的修改是否符合《專利法》第33條的規(guī)定。在株式會(huì)社島野向最高院申請?jiān)賹彆r(shí)，關(guān)于“圓的螺栓孔”修改為“圓形孔”的修改符合《專利法》第33條的理由主要陳述為以下。

“分案申請的權(quán)利要求是從形狀角度限定第二連接結(jié)構(gòu)的形狀為一大致圓形孔，原申請的附圖中已清晰顯示第一和第二連接結(jié)構(gòu)為大致圓形孔，說明書中也已提及螺栓孔可以用其他各種形式的結(jié)構(gòu)代替，即其并不僅限于螺栓孔。螺栓孔是指“用于螺栓穿過的孔”，而不是“帶有螺紋的孔”，在本專利中，“圓形孔”和“圓形螺栓孔”在結(jié)構(gòu)和功能上沒有任何差異。因此，關(guān)于“圓形孔”的修改符合專利法第三十三條的規(guī)定?！?/span>

筆者認(rèn)為，上述關(guān)于“說明書中已提及螺栓孔可以用其他各種形式的結(jié)構(gòu)代替，…，“圓形孔”和“圓形螺栓孔”在結(jié)構(gòu)和功能上沒有任何差異”的爭辯理由能夠作為“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”（《專利法》第26條第4款）的答辯理由，而不能作為“修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”（《專利法》第33條）的答辯理由。

《專利法》第26條第4款的立法宗旨是“公開換保護(hù)”。在實(shí)務(wù)中，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠合理預(yù)測說明書給出的實(shí)施方案的所有等同替代方式都具有相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋所有等同替代方式。具體到本案，筆者認(rèn)為，如株式會(huì)社島野所陳述的，“說明書中也已提及螺栓孔可以用其他各種形式的結(jié)構(gòu)代替”，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠預(yù)期“圓形螺栓孔”的所有具有“圓形”這一特征的替代方案都具有相同的功能，從而應(yīng)當(dāng)允許將所述連接結(jié)構(gòu)概括為“圓形孔”。

然而，《專利法》第33條的立法宗旨是“保證先申請?jiān)瓌t”，將專利申請人的修改權(quán)限制在申請日公開的技術(shù)信息范圍內(nèi)，從而對發(fā)明創(chuàng)造的全部信息進(jìn)行固定，以保護(hù)社會(huì)公眾對原專利申請文件的信賴?yán)?。在本案中，對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，“圓形孔”與“圓的螺栓孔”具有不同的技術(shù)含義，即修改后的內(nèi)容并不屬于從原申請文本記載的范圍內(nèi)能夠確定的內(nèi)容，因此該修改不符合《專利法》第33條的規(guī)定。

由以上分析可以看出，《專利法》第26條第4款與《專利法》第33條的立法宗旨不同，判斷標(biāo)準(zhǔn)也不同，專利代理人員在實(shí)務(wù)中應(yīng)注意對其進(jìn)行區(qū)分。