作者：程秀娟 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 流程業(yè)務(wù)管理部
近日，《中國知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展報告2015（藍皮書）》在北京發(fā)布。該報告顯示，中國已經(jīng)成為世界知識產(chǎn)權(quán)大國，知識產(chǎn)權(quán)總量已躍居世界前列，但中國仍然不是一個知識產(chǎn)權(quán)強國。作為知識產(chǎn)權(quán)代理行業(yè)的一員，我們有責(zé)任和義務(wù)將自己實踐中了解到的各國專利法規(guī)及程序?qū)懗鰜?，與大家共同分享，共同為把我國建設(shè)為知識產(chǎn)權(quán)強國出一份力。此期，我們就與大家一起探討一下美國專利申請中一項較為重要的“期末放棄”原則。
1、什么是期末放棄（Terminal disclaimer）?
按照美國專利法的相關(guān)規(guī)定，在美國專利申請中，為防止申請人就同一主題的發(fā)明創(chuàng)造不斷地通過繼續(xù)申請而延長專利保護期限，克服重復(fù)授權(quán)（double patenting），在遇到某專利申請的相關(guān)權(quán)利要求和說明書與申請人自己的在先技術(shù)（可能是已授權(quán)的專利、或是已公開的專利申請）有交疊的情況下，申請人可以通過提交期末放棄（Terminal Disclaimer, 以下簡稱TD）的方式，聲明放棄在后申請與在先技術(shù)交疊部分的末端保護期限（即若該專利申請獲得授權(quán)，其專利保護期自在后申請的申請日起算，但已聲明放棄部分的權(quán)益則截至在先技術(shù)的保護期限），以便獲得新的專利。
當然，如果兩件專利申請的權(quán)利要求完全相同，提交TD也沒有辦法克服重復(fù)授權(quán)問題，只有在沒有顯著專利性差異（patentably distinct）而申請權(quán)利要求不同的兩件申請時，才可以通過提交TD克服重復(fù)授權(quán)問題。
2、提交TD必須滿足如下幾點要求：
1）提交的TD，需有權(quán)利擁有人（申請人或受讓人）或?qū)＠謧浒复砣说暮炞郑?/span>
2）明確指明聲明放棄的在先專利/申請信息；
3）說明專利/申請所有權(quán)人對于專利權(quán)/申請權(quán)所享有的比例；
4）繳納一定的官費，目前官費標準為USD160。
3、提交TD需要特別注意的問題：
1）對于兩件或多件申請，TD需要有共同的專利權(quán)人簽署，此處的共同專利權(quán)人是指：
a.兩件或多件申請具有相同的申請人、或共同的發(fā)明人、或同一受讓人、或在共同研發(fā)合同等條件下提出申請的權(quán)利擁有人；
在法律實踐中，如果兩件申請僅具有共同的發(fā)明人，但是不同的申請人，此時，需要所有申請人均作為原告提起訴訟，方符合訴訟請求權(quán)。
示例，新墨西哥大學(xué)技術(shù)授權(quán)部門（STC. UNM） 訴英特爾公司（ Intel Corp.）一案，該案中，原告UNM將英特爾公司告上了法庭，其指控英特爾的罪名是非法利用該大學(xué)所持有的專利技術(shù)，專利號為6,042,998。該專利曾提交過TD，涉及的在先專利號為5,705,321。法院受理后發(fā)現(xiàn)，兩件申請具有共同的發(fā)明人，但是專利權(quán)人卻不同，即6,042,998專利的專利權(quán)人為UNM，5,705,321專利的專利權(quán)屬UNM和Sandia公司共同擁有。這種情況下，UNM不得作為單獨原告起訴，需要追加Sandia公司作為共同原告才具備起訴的請求權(quán)。為此，UNM將6,042,998專利部分轉(zhuǎn)讓給Sandia公司，使得兩件申請最終具有相同的專利權(quán)共有人。但遺憾的是，Sandia公司拒絕參與訴訟，法院以UNM不具備請求權(quán)為由（lack of standing），駁回其訴訟請求。
b.兩件申請的申請人可為不同的公司，但是要有共同的所有人（common ownership），如子公司與母公司的關(guān)系。例如，在先申請人A公司及本案申請人B公司為C公司的子公司。
c.兩件或多件申請是按照其合作研究協(xié)議（joint research agreement）提出的，且申請在此協(xié)議范圍內(nèi)。
2）如申請人在收到專利局審查意見通知書后，決定提交TD請求，也需要同時提交審查意見答復(fù)文本，否則將視為該審查意見未答復(fù)。
3）適用TD的專利，其專利期限將等同于其在前專利，不再適用專利期限調(diào)整（PTA），即，該專利的專利保護期限將可能少于20年。
4）適用TD的專利，在專利首頁會注明：“本專利受期末放棄(TD)的約束（This patent is subject to a terminal disclaimer.）”。
以上信息僅供參考，實際作業(yè)中，請以USPTO現(xiàn)行的法律法規(guī)為依據(jù)。