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作者:郭向蓮 隆天知識產(chǎn)權代理有限公司 流程業(yè)務管理部

隨著全民知識產(chǎn)權保護意識的增強,如何提高專利申請文件的質量和授權專利的穩(wěn)定性,以及如何滿足企業(yè)的市場需求從而及時地調(diào)整申請策略等就成了大家關注的問題。其中,眾所周知,一件中國專利申請文件在申請過程中,存在著主動修改和按照要求修改的不同時機。如果申請人錯過主動修改的時機,將有可能對該專利申請是否能夠獲得授權、專利保護范圍的大小等產(chǎn)生重大影響。因此,把握好對申請文件主動修改的時機,對一件申請來講,是非常重要的。筆者此文將就專利申請過程中主動修改的相關問題,與大家一起探討。

問題一:中國專利申請?zhí)峤缓?,可以主動修改嗎?/strong>

答:可以。根據(jù)《專利法》第33條的規(guī)定,申請人可以對其專利申請文件進行修改。但是,對專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

問題二:申請遞交后,主動修改的時機有哪些?

根據(jù)《專利法實施細則》中的相關規(guī)定,對于不同類型的專利申請,修改時機是不同的,具體如下:

發(fā)明專利申請

申請人在提出實質審查請求之時以及在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內(nèi),均可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。

實用新型或外觀設計專利申請

申請人可以在申請日起2個月內(nèi)提出主動修改。

PCT國際申請進入中國國家階段申請

首先,根據(jù)《專利法實施細則》第112條的規(guī)定,申請人可以在辦理進入國家階段手續(xù)之后在規(guī)定的期限內(nèi)提出對專利申請文件的修改。

對于要求獲得發(fā)明專利權的國際申請,可以按照《專利法實施細則》第51條第1款的規(guī)定對申請文件提出主動修改,即在提出實質審查請求時以及在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內(nèi),仍然可以對發(fā)明專利申請主動提出修改;

對于要求獲得實用新型專利權的國際申請,可以自進入日起2個月內(nèi)主動提出修改。

其次,根據(jù)專利合作條約(PCT)的規(guī)定,申請人也可利用以下的修改機會:

-以國際階段的修改作為審查依據(jù)

如果申請人希望以在PCT國際階段按照專利合作條約(PCT)第19條或第34條作出的修改作為審查基礎,應在進入中國國家階段時予以聲明。

-當國際申請進入國家階段時,申請人明確要求以按照PCT第28條或第41條作出的修改為審查基礎的,可以在提交原始申請譯文的同時提交修改文件,該修改視為按照《專利法實施細則》第112條的規(guī)定主動提出的修改。

問題三:對主動修改的文件要求及其他注意事項

1.對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍,對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

2.除需附具規(guī)定格式的補正書/意見陳述書之外,發(fā)明或者實用新型專利申請的說明書或者權利要求書的修改部分,除個別文字修改或者增刪外,應當按照規(guī)定格式提交替換頁。外觀設計專利申請的圖片或者照片的修改,應當按照規(guī)定提交替換頁。

3.對于PCT國際申請進入國家階段的修改,請注意以下要求:

(1)如果該修改的國際公布使用外文的,申請人應當在辦理進入國家階段手續(xù)時,最遲應當自進入日起2個月內(nèi)提交其譯文。在該期限之后提交譯文的,修改部分將不予考慮,審查員應當發(fā)出修改不予考慮通知書。

(2)申請人按照PCT第19條修改的權利要求書(包括修改、增加、刪除等)的譯文,應當與國際公布文本中記載的相應部分內(nèi)容一致。

但請注意:在國際階段雖提出過,但由于不符合PCT實施細則第46條的規(guī)定而未被國際局接受的修改,在進入國家階段時,不能再作為按照PCT第19條的修改提出。

如果國際公布文本中包含按照PCT第19條(1)提出的修改聲明,并且申請人要求審查員考慮該聲明的,應當在提交修改的權利要求書譯文的同時提交該聲明的譯文。

(3)申請人聲明按照PCT第34條作出的修改,修改部分的譯文應當與國際局傳送的專利性國際初步報告所附修改頁的內(nèi)容相符。

但請注意:在國際階段申請人聲稱按PCT第34條作出修改,但未被審查員采納,因此沒有作為專利性國際初步報告附件傳送的,在進入國家階段時不應當再將該內(nèi)容作為按照PCT第34條的修改向專利局提出。

(4)申請人按照專利合作條約第28條或第41條作出修改。修改文件除需要與PCT國際申請的原始譯文同時提交外,還應當附有詳細的修改說明。修改的內(nèi)容應當以替換頁的形式提交,替換頁與被替換頁的內(nèi)容應當相互對應,與被替換頁的前、后頁內(nèi)容相互連接。

問題四:錯過主動修改機會的后果是什么?

如果申請人錯過了上述主動修改的時機,申請人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后也是有修改機會的,但是必須按照通知書的要求進行修改,也就是針對通知書指出的缺陷進行修改。但是,按照通知書的要求進行修改和前述主動修改存在很大的差別。例如,根據(jù)說明書的記載而增加新的獨立權利要求在主動修改時是允許的,而在按照通知書的要求修改時則一般是不被允許的。

以上信息僅供參考,請大家作業(yè)時務必以當時國家知識產(chǎn)權局頒發(fā)的相關法規(guī)為依據(jù)。

參考法條:

《專利法》第33條

《專利法實施細則》第51條

《專利法實施細則》第112條

《專利審查指南》第三部分第一章