作者：吳滌 合伙人、商標(biāo)版權(quán)部經(jīng)理

2014年5月1日施行的新《商標(biāo)法》首次對(duì)商標(biāo)在合理使用中的在先使用抗辯權(quán)做出了明確的規(guī)定，其中第五十九條第三款規(guī)定“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。

在先使用抗辯制度的確定，在我國(guó)實(shí)行商標(biāo)保護(hù)以注冊(cè)為原則的前提下，加強(qiáng)了對(duì)在先實(shí)際使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)力度，其主要目的是為了平衡在后的商標(biāo)注冊(cè)人和在先的商標(biāo)使用人之間的利益沖突，保護(hù)那些已經(jīng)在市場(chǎng)上具有一定影響但未注冊(cè)的商標(biāo)所有人的權(quán)益。

由此可見，具有“一定影響”的商標(biāo)是在先使用抗辯權(quán)的構(gòu)成要件之一。這意味著在先使用抗辯權(quán)并不適用于所有在先善意的在同一種或類似商品或服務(wù)上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或相近似商標(biāo)的情形。只有滿足“一定影響”的在先使用商標(biāo)，其使用人才有權(quán)在原有的范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，而不應(yīng)被認(rèn)定為侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)權(quán)。

一、 將“一定影響”作為構(gòu)成要件的原因

為什么要將“一定影響”作為在先使用抗辯權(quán)的構(gòu)成要件，筆者認(rèn)為主要有以下幾點(diǎn)原因。

(一) 商標(biāo)法保護(hù)的本質(zhì)

商標(biāo)法的本質(zhì)在于保護(hù)已有的市場(chǎng)信用或者促成市場(chǎng)信用的形成以及發(fā)展。[i]眾所周知，我國(guó)對(duì)于商標(biāo)的保護(hù)主要采取的是注冊(cè)原則，即商標(biāo)權(quán)的獲得通過注冊(cè)而產(chǎn)生，只有通過注冊(cè)產(chǎn)生的商標(biāo)專用權(quán)才是對(duì)市場(chǎng)信用形成及發(fā)展的促成。對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)而言，更多的是需要去保護(hù)其已經(jīng)形成的市場(chǎng)信用。那么如何去判斷市場(chǎng)信用是否形成，只有通過是否具有“一定影響”來考量。對(duì)于影響范圍較小或者根本沒有影響的在先使用商標(biāo)，顯然尚不具備相應(yīng)的市場(chǎng)信用，也就不存在對(duì)其保護(hù)的意義和必要性。因此，對(duì)在先使用抗辯權(quán)中在先商標(biāo)具有“一定影響”的限定，體現(xiàn)了商標(biāo)法的保護(hù)本質(zhì)，也在一定程度上減輕了保護(hù)成本。

(二) 商標(biāo)專用權(quán)產(chǎn)生制度

根據(jù)《商標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，商標(biāo)的注冊(cè)必須經(jīng)過嚴(yán)格的形式審查和實(shí)質(zhì)審查程序，才能由主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)，而且獲得的商標(biāo)專用權(quán)僅僅限定于其注冊(cè)的商品或者服務(wù)上，由此可見商標(biāo)專用權(quán)的獲得十分不易。另一方面，商標(biāo)專用權(quán)是一種獨(dú)占排他的權(quán)利，一旦獲得，他人未經(jīng)許可不得在相同或者類似的商品或服務(wù)上使用與該商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)。商標(biāo)專用權(quán)受法律保護(hù)。任何侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，都要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。這也使得在法律層面上，商標(biāo)專用權(quán)要高于在先使用權(quán)。在這樣的背景下，如果對(duì)于在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)水準(zhǔn)過高，無疑會(huì)沖擊到注冊(cè)制這一商標(biāo)管理中的基本制度，既不利于市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定，也有害于注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人和消費(fèi)者的利益。[ii]

(三) 商標(biāo)注冊(cè)人的預(yù)見程度

在先使用抗辯權(quán)中要求在先使用的商標(biāo)具有“一定影響”還考慮到了商標(biāo)注冊(cè)人的預(yù)見程度。商標(biāo)注冊(cè)人在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，顯然并不能預(yù)見到相關(guān)市場(chǎng)上所有的在先使用的近似商標(biāo)并加以避免。而對(duì)于那些沒有形成相應(yīng)市場(chǎng)影響力或者影響力有限的相同或近似商標(biāo)，若在商標(biāo)侵權(quán)中亦能對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的侵權(quán)控訴進(jìn)行抗辯，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人來說顯然有失公允，不利于促進(jìn)市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)。

二、對(duì)“一定影響”的判斷因素

如何判定在先商標(biāo)是否有“一定影響”，主要可以從以下幾個(gè)方面來考慮。

(一) 影響區(qū)域

在先商標(biāo)享有知名度的地域范圍，是判定其是否有“一定影響”的首要因素。筆者認(rèn)為，在先使用抗辯權(quán)中的“一定影響”并不同于《商標(biāo)法》第三十二條中關(guān)于打擊他人惡意搶注中所要求的“一定影響”，作為侵權(quán)抗辯理由的在先使用商標(biāo)，由于其在先使用是善意的，所以應(yīng)相應(yīng)降低對(duì)一定影響的舉證要求。只要求在某個(gè)或者某幾個(gè)相對(duì)狹小的地域范圍內(nèi)即可，比如某市或某縣。[iii]這不僅符合商標(biāo)法設(shè)計(jì)在先權(quán)利的本質(zhì)目的，即在于保護(hù)已經(jīng)存在的市場(chǎng)先行利益和市場(chǎng)信用[iv]，而且又因?qū)υ撛谙壬虡?biāo)在其后的使用做出了相應(yīng)的限制，即在原使用范圍內(nèi)、且可以由商標(biāo)注冊(cè)人要求附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)，而具備充分的合理性。

(二) 相關(guān)公眾

在哪些受眾中有“一定影響”也是需要考慮的因素之一。最高人民法院2002年發(fā)布的《審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第八條規(guī)定，“商標(biāo)法所稱相關(guān)公眾，是指與商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或者服務(wù)的營(yíng)銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者”。因此，對(duì)于在先使用抗辯權(quán)適用中所針對(duì)的相關(guān)公眾，應(yīng)指在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)銷售使用該商標(biāo)的商品時(shí)涉及的用戶、消費(fèi)者及相關(guān)經(jīng)營(yíng)者、競(jìng)爭(zhēng)者，或者在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)使用該商標(biāo)提供服務(wù)時(shí)涉及的用戶、消費(fèi)者及相關(guān)經(jīng)營(yíng)者、競(jìng)爭(zhēng)者。[v]

可以肯定的是，這里所說的“一定影響”的相關(guān)公眾對(duì)象是指進(jìn)入中國(guó)大陸流通領(lǐng)域所涉及的消費(fèi)者及相關(guān)經(jīng)營(yíng)者。至于定牌加工中的在先使用商標(biāo)，其相關(guān)產(chǎn)品未在大陸市場(chǎng)流通宣傳的，不應(yīng)認(rèn)定為有一定影響。

(三) 時(shí)間節(jié)點(diǎn)

新《商標(biāo)法》第五十九條第三款明確規(guī)定了在先使用抗辯權(quán)產(chǎn)生的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，即“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前”，也就是說，在先使用抗辯的前提是在后注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日期前的使用，產(chǎn)生實(shí)際區(qū)分的使用也應(yīng)當(dāng)早于在后注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日期[vi]，產(chǎn)生“一定影響”的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也應(yīng)該早于在后注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日期。

商標(biāo)的價(jià)值在于使用，商標(biāo)通過使用具有了區(qū)別商品和服務(wù)來源的功能，同時(shí)為企業(yè)獲得了商譽(yù)。商標(biāo)在先使用權(quán)的設(shè)立正是在于保護(hù)在先使用人的利益，不因在后注冊(cè)商標(biāo)的出現(xiàn)而歸零。其中，對(duì)在先使用權(quán)的產(chǎn)生規(guī)定了在先商標(biāo)應(yīng)具有“一定影響”，既符合商標(biāo)法保護(hù)的本質(zhì)，又與我國(guó)商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)生制度相契合，具有較高的實(shí)踐意義和可操作性。在如何判定“一定影響”的相關(guān)因素時(shí)，只有充分考慮影響區(qū)域、相關(guān)公眾和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等因素，才能準(zhǔn)確把握該要件的構(gòu)成特點(diǎn)。

引用文獻(xiàn)：

[i] [日]田村善之，《商標(biāo)法概說》（第2版），東京：弘文堂，2000年，第1-2頁。

[ii] 李揚(yáng)：《商標(biāo)法中在先權(quán)利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法解釋》,《法律科學(xué)》，2006年第5期，第41-50頁。

[iii] 參考日本《商標(biāo)法》。

[iv] [日]澀谷達(dá)紀(jì)，《知的財(cái)產(chǎn)權(quán)法講義》（第3冊(cè)），東京：有斐閣，2005年，第290頁。

[v] 黃璞琳：《商標(biāo)侵權(quán)案中在先使用抗辯相關(guān)問題探析》，中國(guó)工商報(bào)，2013年12月05日。

[vi] 戴怡婷，《商標(biāo)在先使用抗辯的適用》，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2014年6月10日。

參考文獻(xiàn)：

1. 郎勝主編：《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法釋義》，法律出版社，2013年版。

2. [日]田村善之：《商標(biāo)法概說》（第2版），東京：弘文堂，2000年版。

3. 李揚(yáng)：《商標(biāo)法中在先權(quán)利的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法解釋》,《法律科學(xué)》2006年第5期。

4. 日本《商標(biāo)法》。

5. [日]澀谷達(dá)紀(jì)：《知的財(cái)產(chǎn)權(quán)法講義》（第3冊(cè)），東京：有斐閣，2005年版。

6. 黃璞琳：《商標(biāo)侵權(quán)案中在先使用抗辯相關(guān)問題探析》，中國(guó)工商報(bào)，2013年12月05日。

7. 戴怡婷：《商標(biāo)在先使用抗辯的適用》，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2014年6月10日。