作者：張昊 專利代理師

在中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查中，創(chuàng)造性問(wèn)題相關(guān)的審查意見(jiàn)最為常見(jiàn)，因此，如何合理且有效地答復(fù)此類審查意見(jiàn)一直都是專利代理師重要的專業(yè)技能。

創(chuàng)造性答復(fù)思路概述

“三步法”通常是答復(fù)創(chuàng)造性問(wèn)題的常用手段，在大多數(shù)情況下，按照“三步法”的思路都能夠找到答復(fù)創(chuàng)造性問(wèn)題的突破口。但是，“三步法”不是萬(wàn)能的，也存在其自身的局限性。

《專利審查指南》（2020版）（以下簡(jiǎn)稱《指南》）第二部分第四章規(guī)定“在評(píng)價(jià)發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時(shí)，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體看待”。也就是說(shuō)，評(píng)價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)，要綜合考慮技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、和技術(shù)效果這四者，不能將這四者割裂開。

《指南》第二部分第四章中還規(guī)定“判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)”。從以上規(guī)定可知，判定發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的關(guān)鍵在于顯而易見(jiàn)性的判定，但并不要求這種顯而易見(jiàn)性必須是關(guān)于技術(shù)方案中的技術(shù)特征的。

而《指南》第二部分第四章中規(guī)定的“三步法”步驟為：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題；（3）判定要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)?？梢?jiàn)，“三步法”對(duì)于顯而易見(jiàn)性的判定是基于對(duì)技術(shù)方案中的技術(shù)特征的判定。

然而，一成不變的基于“三步法”考慮答復(fù)創(chuàng)造性問(wèn)題的策略容易陷入到僅著眼于發(fā)明的技術(shù)方案、而忽略發(fā)明的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的思路。

正如《指南》第二部分第四章中規(guī)定的“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應(yīng)當(dāng)根據(jù)本章第3.2節(jié)所述的審查基準(zhǔn)進(jìn)行審查。應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的是，當(dāng)申請(qǐng)屬于以下情形時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)予以考慮，不應(yīng)輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論”：

（1） 發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題；

（2） 發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)；

（3） 發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果；

（4） 發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

因此，在答復(fù)創(chuàng)造性時(shí)，除去“三步法”之外，還可以從以上四個(gè)方面思考答復(fù)策略。下面筆者將結(jié)合具體案例分析如何從“預(yù)料不到的技術(shù)效果”的角度答復(fù)創(chuàng)性問(wèn)題。

案例分析

某申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種油墨組合物，包括有色染料、聚合物分散劑、有機(jī)溶劑、表面活性劑、緩沖劑、殺菌劑、去離子水，其中聚合物分散劑包括疏水部分，同時(shí)限定了各個(gè)成分的比例。

而對(duì)比文件公開了一種有色炭黑組合物，包括水、濕潤(rùn)劑、分散劑、表面活性劑、抗微生物劑和炭黑顏料分散體，同時(shí)限定了各個(gè)成分的比例。

如果按照“三步法”的思路考慮答復(fù)策略，將得出與對(duì)比文件的區(qū)別在于：（1）有色染料；（2）去離子水（3）緩沖劑（4）成分的比例不同。

對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（1），首先，炭黑和染料都屬于著色劑，且在油墨中所起的作用一樣，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員將對(duì)比文件1中的炭黑替換為有色染料，屬于常規(guī)替換。

對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（2），去離子水是水的一種類型，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，同樣屬于常規(guī)替換。

對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（3），緩沖劑屬于油墨中調(diào)節(jié)PH值常規(guī)手段。

對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征（4），本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對(duì)比文件1組分的比例進(jìn)行有限實(shí)驗(yàn)和合乎邏輯的分析同樣能夠得到。

因此，按照“三步法”的思路進(jìn)行創(chuàng)造性答復(fù)將限于尋找區(qū)別技術(shù)特征，從而很難找到答復(fù)的突破口。而如果跳出“三步法”的思維定式，從技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的角度出發(fā)則較容易找到答復(fù)思路：

首先，所示案例的說(shuō)明書中明確記載了：“墨組合物中的聚合物分散劑包括疏水部分，該疏水部分能夠使得聚合物分散劑吸附到碎屑表面上，使得在碎屑顆粒之間產(chǎn)生排斥力，以使碎屑從例如打印頭表面之類的表面散落（例如成團(tuán)）和/或變松散，從而提高了打印頭的性能。如果不及時(shí)處理這些堆積的碎屑，則這樣的碎屑可能導(dǎo)致例如從打印頭噴射到打印媒介（例如，紙張）上的墨滴的引導(dǎo)錯(cuò)誤，這使得墨滴可能會(huì)錯(cuò)過(guò)其目標(biāo)位置和/或彼此重疊，從而使得在逐條線打印的過(guò)程中形成空白線條帶。申請(qǐng)人通過(guò)經(jīng)驗(yàn)測(cè)試已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，與不包括具有疏水部分的聚合物分散劑的墨組合物相比，利用本申請(qǐng)的技術(shù)方案形成的墨組合物在給定的打印區(qū)域中產(chǎn)生更少的空白線條帶”。

可見(jiàn)，該發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題為：如何減少打印頭處的碎屑，通過(guò)改善打印頭的狀況改善打印效果，而解決該技術(shù)問(wèn)題的關(guān)鍵在于聚合物分散劑中的疏水部分。也就是，利用聚合物分散劑中的疏水部分能夠減少碎屑，通過(guò)改善打印頭的狀況改善打印效果。

而對(duì)比文件的背景技術(shù)部分公開了：“聚合物分散劑在被加入基于顏料的噴墨油墨中時(shí)起重要作用。將合適的聚合物分散劑加入黑色的噴墨油墨中可以極大地改進(jìn)油墨穩(wěn)定性、在相紙上的耐污損性/抗刮擦性以及在普通紙上的輪廓色和抗污損性。加入這種聚合物分散劑還可以改進(jìn)黑色油墨的打印品質(zhì)，例如文字清晰度和邊緣銳度。然而，某些聚合物分散劑的存在增加油墨的粘度和干燥時(shí)間并減弱油墨對(duì)打印介質(zhì)的可潤(rùn)濕性。這導(dǎo)致當(dāng)黑色油墨被打印至不同類型的介質(zhì)上時(shí)差的噴射和較高的介質(zhì)敏感性。因此，難以選擇待使用在黑色的油墨制劑中而不犧牲炭黑油墨的預(yù)期的高打印品質(zhì)的合適的聚合物分散劑的混合物”。

并且，對(duì)比文件的說(shuō)明書還公開了：“發(fā)明人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，通過(guò)將獨(dú)特的聚合物分散劑的混合物結(jié)合入不同類型的炭黑油墨制劑中，降低了在普通紙上的油墨滲透速度和鋪展速度，因此獲得了被打印在普通紙上的黑色油墨的最優(yōu)設(shè)計(jì)打印品質(zhì)”。

從以上公開可知，無(wú)論是本領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)還是對(duì)比文件的方案本身，都著眼于利用聚合物分散劑改善油墨本身的特性，而沒(méi)有想到利用聚合物分散劑來(lái)改善打印頭的狀況。相比之下，在本申請(qǐng)的技術(shù)方案中，聚合物分散劑中的疏水部分能夠使得聚合物分散劑吸附到碎屑表面上，使得在碎屑顆粒之間產(chǎn)生排斥力，以使碎屑從例如打印頭表面之類的表面散落（例如成團(tuán)）和/或變松散，從而提高了打印頭的性能。也就是說(shuō)，本申請(qǐng)能夠爭(zhēng)辯創(chuàng)造性的關(guān)鍵點(diǎn)在于利用已知的聚合物分散劑實(shí)現(xiàn)了具有顯著進(jìn)步的技術(shù)效果，因此，在爭(zhēng)辯創(chuàng)造性的過(guò)程中，從聚合物分散劑實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果角度出發(fā)更容易突出本申請(qǐng)的核心，更容易說(shuō)服審查員。

結(jié)語(yǔ)

在針對(duì)審查意見(jiàn)中指出的創(chuàng)造性問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)時(shí)，專利代理師需要始終將技術(shù)方案、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題、和技術(shù)效果作為一個(gè)整體進(jìn)行考慮，綜合考慮技術(shù)方案與技術(shù)效果之間的內(nèi)在邏輯，而不能局限于對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行機(jī)械比對(duì)，這是因?yàn)樵谌缟鲜霭咐龅囊恍┣闆r下，即使技術(shù)方案相同，產(chǎn)生的技術(shù)效果也不一定相同。