作者：吳小瑛 合伙人、英德生化部經(jīng)理、資深專利代理師
自從張峰團(tuán)隊成功將CRISPR-Cas9技術(shù)應(yīng)用于真核細(xì)胞后，伯克利大學(xué)與布羅德研究所（Board Institute, 張峰團(tuán)隊發(fā)明的第一申請人）的專利之爭就連綿不絕。在美國，已啟動Interference proceedings確定專利歸屬。在歐洲，張峰團(tuán)隊的發(fā)明在異議程序中屢受挑戰(zhàn)。
今年年初，涉及靶向真核細(xì)胞中靶序列的CRISPR-Cas系統(tǒng)——保護(hù)CRISPR技術(shù)的核心專利之一的歐洲專利EP2771468被歐洲專利局（EPO）異議部門（OD）宣布撤銷后又被上訴委員會（BOA）維持，雖然BOA的正式?jīng)Q定還沒有簽發(fā)，但BOA在口審記錄中已表達(dá)其意見。EP2771468的結(jié)果很可能會影響布羅德研究所的若干其它CRISPR相關(guān)歐洲專利，從而撼動了布羅德研究所在歐洲CRISPR領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。
EP2771468是PCT申請（PCT/US2013/074819，申請日：2013年12月12日，申請人：布羅德研究所有限公司、麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)校長及研究員協(xié)會）進(jìn)入歐洲后獲得授權(quán)的歐洲專利。該PCT申請要求了如下12個優(yōu)先權(quán)，都是美國臨時申請：
其中，P1（61/736527P，申請日為2012年12月12日）和P2（61/748427P，申請日為2013年1月2日）的申請人都包含洛克菲勒大學(xué)。
在專利保護(hù)中，優(yōu)先權(quán)日至關(guān)重要，其是判斷是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的時間節(jié)點。基于此評價要求保護(hù)的技術(shù)方案的“新穎性”和“創(chuàng)造性”，如果優(yōu)先權(quán)日喪失，其直接后果就是區(qū)分現(xiàn)有技術(shù)的“分水嶺”時間點將會延后，之前不能作為現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)將搖身變成具有殺傷力的現(xiàn)有技術(shù)。
歐洲專利EP2771468是在認(rèn)可這兩個最早的優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)上而獲得授權(quán)的，而在P1申請日和P3申請日之間存在著大量破壞新穎性的公開文獻(xiàn)。
根據(jù)歐洲專利實踐，申請人身份的審查規(guī)則為“所有申請人”方式，即所有優(yōu)先權(quán)申請人或其繼承人是在后申請的所有申請人或者被包含在在后申請的所有申請人之中。否則，需要提交優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明，該“優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓”應(yīng)當(dāng)是在在后申請?zhí)峤蝗罩耙淹瓿珊炇穑m然證明文件可以以后提交（見Guidelines for examination, A-III, 6.1，6.9-6.10和F-IV, 1.3）。
異議方理由：EP2771468的申請人不包含洛克菲勒大學(xué)，如果要求P1和P2的優(yōu)先權(quán)，需要提交洛克菲勒大學(xué)簽署的轉(zhuǎn)讓協(xié)議。但，本專利沒有提交相關(guān)證明文件。據(jù)此，異議方認(rèn)為優(yōu)先權(quán)P1和P2的主張不能成立。
專利權(quán)人的抗辯：《歐洲專利公約》第87條對優(yōu)先權(quán)申請做了規(guī)定：
EPC Article 87(1)
Any person who has duly filed, in or for
(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or
(b) any Member of the World Trade Organization,
an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.
專利權(quán)人的三點抗辯理由：
1. EPO是否有權(quán)利評價優(yōu)先權(quán)資格的合法性；
2. 首次申請中存在多個申請人時，EPC第87條中的“any person”的解釋是否正確；
3. EPC第87條中的“any person who has duly filed”的涵義以及優(yōu)先權(quán)申請遞交國家法律的適用性。專利權(quán)人的第3點理由主要體現(xiàn)在，歐洲專利EP2771468的12個優(yōu)先權(quán)申請都是在美國提交的臨時申請，美國申請的申請人是發(fā)明人，而發(fā)明人是依據(jù)專利申請的權(quán)利要求而確定的，在后申請的權(quán)利要求如果跟優(yōu)先權(quán)申請的權(quán)利要求不同，例如刪除了優(yōu)先權(quán)申請的一些權(quán)利要求，則優(yōu)先權(quán)申請中的一些發(fā)明人就可能不會出現(xiàn)在在后申請的發(fā)明人中，因此，造成兩個申請的發(fā)明人（或申請人）不同。美國專利法規(guī)定，只要有相同的發(fā)明人就具有享有優(yōu)先權(quán)申請的資格（35 U.S.C.§119(e)）。
EPO和BOA的決定：EPO的OD部門在決定中針對專利權(quán)人的三個抗辯理由給出了意見，總結(jié)如下：1. 優(yōu)先權(quán)資格的合法性關(guān)乎能否享受優(yōu)先權(quán)，從而關(guān)乎現(xiàn)有技術(shù)的認(rèn)定以及申請的可專利性或?qū)＠挠行?，EPO必須為申請人和公眾提供專利申請或?qū)＠嘘P(guān)要求優(yōu)先權(quán)的法律規(guī)則的法律確定性和可預(yù)測性；2. 當(dāng)首次申請中有多個申請人為共同申請人時，優(yōu)先權(quán)作為共有權(quán)利由所有申請人所共有；3.按照美國規(guī)定評價優(yōu)先權(quán)資格將使問題復(fù)雜化，不符合“巴黎公約”設(shè)立優(yōu)先權(quán)制度以提供便宜性的初衷，EPO應(yīng)避免考慮國家法律所要求的發(fā)明人對發(fā)明所做出的具體貢獻(xiàn)。
根據(jù)慣例，EPO必須評估申請人的身份以及優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)移的有效性。OD部門的結(jié)論是，EP2771468中 P1和P2的優(yōu)先權(quán)要求不能成立，由此導(dǎo)致新的現(xiàn)有技術(shù)出現(xiàn)而致使整個專利沒有新穎性而被撤銷。
2020年1月16日，BOA公布了上訴程序中的口審記錄，并在口審記錄中駁回了專利權(quán)人的上訴請求。并且，BOA認(rèn)為其有能力審理專利權(quán)人提及的三個問題，無需提請上訴擴(kuò)大委員會（Enlarged Board of Appeal）來審理，意味著該決定將是異議程序的最終決定。
中國的《專利審查指南》規(guī)定，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人與在先申請文件副本中記載的申請人應(yīng)當(dāng)一致，或者是在先申請文件副本中記載的申請人之一。申請人完全不一致，且在先申請的申請人將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給在后申請的申請人的，應(yīng)當(dāng)在提出在后申請之日起三個月內(nèi)提交由在先申請的全體申請人簽字或者蓋章的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件（第一部分第一章，6.2.1.4）。
中國在后申請不需要提交轉(zhuǎn)讓證明的情況是：1）在后申請的申請人與在先申請的申請人一致；或 2）在后申請人被包含在在先申請的申請人之內(nèi)。
第2）種情況跟歐洲規(guī)定正好相反。中國要求在后申請人被包含在在先申請人之內(nèi)，而歐洲則要求在先申請人被包含在在后申請人之內(nèi)。針對EP2771468的P1和P2情形，在中國是有可能不需要提交轉(zhuǎn)讓證明的。還有一個區(qū)別是，中國不要求轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署日要早于在后申請的提交日。
EP2771468專利權(quán)人的慘痛教訓(xùn)給予我們警醒，對于國人向海外提交的申請，為了安全起見，在后申請的申請人最好與在先申請一致。如果不一致，也最好在在后申請遞交之前簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議。