作者：于寶慶 合伙人、國內化學部經(jīng)理、資深專利代理師

近年來，隨著我國的專利申請量的增加以及專利局對申請質量要求的提高，產生大量的非正常申請。例如，2019年因為非正常申請而由申請人主動撤回的案件數(shù)量可能超過20萬件。

非正常申請源于非正常申請專利的行為，而非正常申請專利的行為則源自依據(jù)專利局第75號局令修改的《關于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》，其原則是提交或者代理提交專利申請的，應當遵照法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定，恪守誠實信用原則，不得從事非正常申請專利的行為，以規(guī)范申請專利的行為，維護正常的專利工作秩序。

更具體地，非正常申請專利的行為是指：

(一)同一單位或者個人提交多件內容明顯相同的專利申請；

(二)同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的專利申請；

(三)同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請；

(四)同一單位或者個人提交多件實驗數(shù)據(jù)或者技術效果明顯編造的專利申請；

(五)同一單位或者個人提交多件利用計算機技術等隨機生成產品形狀、圖案或者色彩的專利申請；

(六)幫助他人提交或者專利代理機構代理提交本條第一項至第五項所述類型的專利申請。

產生非正常申請的主要原因包括：高新技術企業(yè)/園區(qū)的考核指標；企業(yè)/省市業(yè)績的考核指標；政府補貼的標的；專利投資/運營機構的大量、批量申請等。例如，申請專利就給補助，補助超過申請費用，導致申請之后就再無后繼動作；授權就給補助，導致大量無實質技術改進的實用新型申請?？梢姡瑖摇⒌胤?、部門的政策引導，是導致大量非正常申請的一個重要原因。另外，早年專利局追求受理/授權數(shù)量和審查標準寬松，又是一個重要原因。

非正常申請可以視情節(jié)導致如下后果：

1、不予費用減繳：申請人不予減繳專利費用，已經(jīng)減繳的，要求補繳已經(jīng)減繳的費用，情節(jié)嚴重的，自本年度起五年內不予減繳專利費用。

2、通報批評，納入信用平臺：在國家知識產權局政府網(wǎng)站及《中國知識產權報》上予以通報，納入全國信用信息共享平臺。

3、申請數(shù)量不計：在國家知識產權局的專利申請數(shù)量統(tǒng)計中扣除非正常申請專利的數(shù)量。

4、不予資助獎勵：不予資助或者獎勵，已經(jīng)資助或者獎勵的，全部或者部分追還，情節(jié)嚴重的，自本年度起五年內不予資助或者獎勵。

5、刑事責任：通過非正常申請專利的行為騙取資助和獎勵，情節(jié)嚴重構成犯罪的，依法移送有關機關追究刑事責任。

在實際操作中，專利局采取“機檢”與“人判”相結合的方式判斷是否是非正常申請。即在初審時利用智能檢索系統(tǒng)為每件申請打分，凡是具有4、5星級機檢推送報告的申請，均屬于疑似低質量申請，并將這些申請推送給相關的初審審查員進行判斷，如果判斷為非正常申請，則發(fā)通知書通知申請人放棄這些申請或者挑選其中之一進行意見陳述；如果難以判斷，則(發(fā)明)案件帶著星級進入實審，由實審審查員按照原則進行實審：盡量選擇簡明易行的處理方式，力爭盡快結案，盡量避免出現(xiàn)復雜的處理結果。例如，(1)如果對一件低質量申請可以使用多項法律條款進行處理，應優(yōu)先選用簡明且便于快速駁回的條款，如專利法第2條第3款、專利法第5條、專利法第26條第3款、專利法第26條第4款等；對有4、5星級機檢推送報告的申請，可使用專利法第22條第2款進行明顯新穎性審查；對明顯涉嫌低質量申請的案件，如果各項實質性駁回條款都不適用，可主動進行明顯新穎性檢索。(2)簡化審查通知書和駁回決定的撰寫。結合上述各種低質量申請的審查方式，有針對性地編制各種對應的審查通知書模版；審查員在處理低質量申請時直接套用對應的通知書模版，只填寫少量文字即可簡單快速地發(fā)出通知書。在多補駁回決定的撰寫中，案由部分僅寫明駁回所針對缺陷的審查過程即可，理由部分僅寫明最后針對的文本仍存在的缺陷即可。(3)盡量減少發(fā)通知次數(shù)。在發(fā)出審查通知書時盡量做到一次述盡，對修改后可能出現(xiàn)的超范圍、缺少必要技術特征等問題應盡量提前告知，爭取減少發(fā)通知次數(shù)，做到盡早駁回或視撤。

如果收到初審階段的屬于非正常申請的通知書，申請人可以全部撤回案件，也可以保留其中的一件，還可以進行意見陳述。如果這些申請屬于前述(一)和/或(二)的情形，建議全部撤回；如果這些申請屬于前述(三)和/或(四)的情形，建議保留其中的一件或者逐件地進行意見陳述。

陳述意見時，建議從技術、法律、經(jīng)濟三個角度論述每件申請不是通過簡單的替換或拼湊而得到的，而是具有技術價值、法律價值和經(jīng)濟價值的正常專利申請。例如，

關于技術價值，可以著眼以下方面：

(1)比對相關申請之間的技術方案、區(qū)別技術特征、技術效果、實施方式、實例中的數(shù)據(jù)；

(2)結合申請的內容，論述相關技術領域的研發(fā)/改進特點。

關于法律價值，可以著眼以下方面：

(1)強調缺乏單一性，無法合案申請；

(2)申明沒有提交非正常申請的動機。

關于經(jīng)濟價值，可以著眼以下方面：

(1)具體論述每一專利申請在相應領域的經(jīng)濟價值；

(2)強調專利布局的目的就是為了保障專利權人的利益，符合專利法的立法宗旨。

如果初審審查員接受了申請人的意見陳述，則這些申請轉為正常申請；如果初審審查員不接受，則這些申請帶著機檢等級標記進入后繼的審查程序，由實審審查員處理，其目標一般是盡早駁回。

盡管非正常申請的主要規(guī)定是針對申請人的，但是情節(jié)嚴重時，也會處罰相應的代理機構，所以代理師在處理類似申請或者系列申請時，務必要謹慎應對，盡可能避免前述(一)至(六)的行為。