作者：郝愛玲 專利代理師

在外觀設計專利權確權程序中，當以專利法第23條第2款為無效理由時，通常會引入慣常設計和特有設計，本文主要從專利權人的角度，探討在外觀設計無效程序中，如何從慣常設計和特有設計的角度來維持外觀設計專利權的有效。

《專利法》第45條規(guī)定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。

《專利法》第23條第1款規(guī)定：授予專利權的外觀設計，應當不屬于現(xiàn)有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

《專利法》第23條第2款規(guī)定：授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別。

《專利審查指南2010》第四部分第五章無效宣告程序中外觀設計專利審查中記載，現(xiàn)有設計中一般消費者所熟知的、只要提高產(chǎn)品名稱就能想到的相應設計，稱為慣常設計。例如，提到包裝盒就能想到其具有長方體、正方體形狀的設計。在與相同后者相近種類產(chǎn)品現(xiàn)有設計進行對比時，當產(chǎn)品上某些設計被證明是該類產(chǎn)品的慣常設計（如易拉罐產(chǎn)品的圓柱形狀設計）時，其余設計的變化通常對整體視覺效果更具有顯著的影響。在本文中，筆者為了便于描述，將具有顯著影響的其余設計稱為特有設計。

案例——多功能桌板

在國家知識產(chǎn)權局關于201530535693.X號外觀設計專利（涉案專利）的無效宣告請求案中，涉案專利與對比設計（201230648049.X號外觀設計）相比，均由桌板、擋塊和連接件組成，桌板均為圓角長方形，邊緣具有凸條，擋塊位于桌板長邊的邊緣，連接件位于桌板底部一條短邊的邊緣，連接件形狀基本相同。二者的不同之處主要在于：

涉案專利附圖

對比設計附圖

對于上述區(qū)別，請求人主張區(qū)別點①擋塊兩端設置為圓角為慣常設計，區(qū)別點②桌板底部采用圓角過渡也為慣常設計，而區(qū)別點③④⑤為功能性設計、鏡像對稱，上述區(qū)別為局部微小差別，在使用時不易看到，對整體視覺效果不足以產(chǎn)生顯著影響，二者實質相同。

對此，專利權人從慣常設計和特有設計角度出發(fā)，認為桌板為長方形是該類產(chǎn)品的慣常設計，除桌板形狀之外的其余設計對整體視覺效果更具顯著影響。二者擋塊形狀、桌板底部邊緣形狀明顯不同，USB凸臺、連接件和散熱孔均是一般消費者容易看到的部位，上述區(qū)別能產(chǎn)生引人矚目的視覺效果。

針對專利權人的答辯意見，合議組基于一般消費者所特別熟知的設計，在無效宣告決定中認為，桌板通常為薄板狀，整體呈圓角長方形為其慣常設計，而邊緣具有凸條的也較為常見。根據(jù)其具體使用功能，有的桌板會在桌面上設置擋塊，但桌板及其上擋塊的具體形狀、是否設置USB接口等其他配件及其具體形狀和位置，則存在不同的設計，這些部位的設計變化通常會對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響。因此，維持了涉案專利的專利權有效。

上述案例中，專利權人根據(jù)《專利審查指南2010》中關于慣常設計的相關內容，將桌板的形狀劃分為慣常設計，擋塊、USB凸臺等其他設計劃分為特有設計，進而凸顯出擋塊、USB凸臺等其他設計對整體視覺效果的顯著性，使得涉案專利相對于對比設計具有明顯區(qū)別，不構成實質相同的外觀設計，從而維持了涉案專利的專利權有效。

在外觀設計專利無效程序中，對于涉案專利與對比設計的“微小差別”，請求人通常會主張區(qū)別點僅在于局部細微變化，其對整體視覺效果不足以產(chǎn)生顯著影響。在此情況下，對于某些外觀設計專利，專利權人可以從慣常設計和特有設計角度出發(fā)，將涉案專利的主體設計（如桌板的形狀、輪胎的形狀、花瓶的形狀等）劃分為慣常設計，而將涉案專利與對比設計的“微小差別”劃分為特有設計，主張在主體設計為慣常設計的情況下，這些“微小差別”部分的設計通常會對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，從而以此理由進行抗辯，以維持外觀設計專利權有效。

然而，筆者認為，上述方法存在一定的風險。從專利權人角度來講，專利權人主張涉案專利的主體設計為慣常設計，目的是為了凸顯涉案專利的“微小差別”，即特有設計，使特有設計在整體視覺效果中的權重上升。然而，判斷特有設計在整體視覺效果中所占的權重比，存在一定的主觀性，當合議組認為，涉案專利的特有設計在整體視覺效果中所占的權重比，不足以給整體效果帶來顯著影響時，很有可能在專利權人提交的慣常設計證據(jù)的基礎上，直接判定為涉案專利的外觀設計不符合《專利法》第23條第2款。也就是說，專利權人很有可能在請求人提供無效證據(jù)不足的情況下，卻被自己提交的證據(jù)給無效，造成自己把自己專利無效掉的尷尬局面。

此外，在上述案例中，由于桌子形狀是一般消費者所熟知的、司空見慣的設計，因此，合議組直接認定為涉案專利的主體設計（桌板為長方形）為慣常設計。然而，筆者認為，在多數(shù)情況下，當專利權人采用上述方法進行抗辯時，需注意提交充足的證據(jù)，以證明主體設計為慣常設計。在提交證據(jù)時，需注意提交的證據(jù)的時間節(jié)點和相似程度，即提交的證據(jù)需是在涉案專利申請日之前已公開，且與涉案專利相似度極高的現(xiàn)有設計。

另外，筆者認為，該方法只針對那些主體設計確實為一般消費者所熟知，足以使消費者對此司空見慣的設計或專利權人有足夠證據(jù)可以證明涉案專利的主體設計為慣常設計案有效。而對于那些外形設計并不是一般消費者特別熟知的設計，還需依據(jù)案件具體情況區(qū)別對待。如涉案專利和對比設計均是呈不規(guī)則形狀的筆筒，二者外形相同，涉案專利與對比設計的差別僅在于筆筒側壁上的一處花紋。此時，要想證明筆筒呈不規(guī)則形狀是慣常設計并不容易，針對此類型案件，則需要另外考慮，從其他角度來進行抗辯。

在外觀設計專利無效程序中，當涉案專利和對比設計的外形設計確實為一般消費者所熟知的設計時，對于涉案專利與對比設計的“微小差別”，請求人通常會主張區(qū)別點僅在于局部細微變化，其對整體視覺效果不足以產(chǎn)生顯著影響。在此情況下，對于此類外觀設計專利，專利權人可以從慣常設計和特有設計角度出發(fā)，將涉案專利的主體設計劃分為慣常設計，而將涉案專利與對比設計的“微小差別”劃分為特有設計，主張在主體設計為慣常設計的情況下，這些“微小差別”部分的設計通常會對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，從而以此理由進行抗辯，以維持外觀設計專利權有效。然而，該方法存在一定的風險，在具體使用時，還需根據(jù)實際情況綜合考慮。