作者：關(guān)冠 流程業(yè)務(wù)管理
在專利申請(qǐng)中，優(yōu)先權(quán)日的重要性自不必說，這個(gè)必爭(zhēng)之日決定著專利申請(qǐng)新穎性和創(chuàng)造性的評(píng)判。如果優(yōu)先權(quán)要求不成立，喪失了優(yōu)先權(quán)日，那么在優(yōu)先權(quán)日至申請(qǐng)日之間公開的文獻(xiàn)很有可能成為現(xiàn)有技術(shù)，從而破壞專利申請(qǐng)的新創(chuàng)性。而本次討論的EP2771468B1專利，就是由于所要求的優(yōu)先權(quán)不成立而被撤銷。
EP2771468B1專利是一項(xiàng)關(guān)于CRISPR/Cas9技術(shù)的核心專利，此項(xiàng)價(jià)值百萬歐元的專利曾于2018年1月17日被歐洲專利局（EPO）異議部門（Opposition Division）在異議階段的口審程序后宣布撤銷。此事件在業(yè)內(nèi)轟動(dòng)一時(shí)，專利權(quán)人于第二日又提交了上訴請(qǐng)求，而就在今年一月，EPO上訴委員會(huì)（Boards of Appeal）在口審中維持了之前異議部門的決定，駁回了專利權(quán)人的上訴請(qǐng)求。已授權(quán)的專利被撤銷無疑會(huì)給專利權(quán)人帶來巨大損失，更何況此類核心專利。而導(dǎo)致此項(xiàng)專利被撤銷的主要原因：是一個(gè)有關(guān)專利流程的優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓問題。
筆者將就本案案情進(jìn)行簡要回顧和分析，希望給考慮在歐洲布局專利的申請(qǐng)人帶來些許及時(shí)的提示。
案情回顧及分析：
EP2771468B1專利是一項(xiàng)要求了12件美國臨時(shí)申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)、并通過PCT途徑進(jìn)入歐洲的專利。我們暫且將這12件優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)簡稱為P1-P12。異議提出者指出，本案權(quán)利人無權(quán)要求P1和P2的優(yōu)先權(quán)，導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)日被認(rèn)定為P3的申請(qǐng)日，而由于優(yōu)先權(quán)日的推遲，其間公開的有關(guān)文獻(xiàn)被視為現(xiàn)有技術(shù)，從而破壞了本歐洲專利的新創(chuàng)性，因此EPO宣布該專利被撤銷。那么究竟是什么原因?qū)е卤景笝?quán)利人未能成功要求到P1和P2的優(yōu)先權(quán)呢？我們先來看看歐洲專利的相關(guān)法條是如何規(guī)定的。
根據(jù)《歐洲專利公約》（EPC）第87條的規(guī)定，任何向巴黎公約締約國或WTO成員國提出發(fā)明專利、實(shí)用新型專利或?qū)嵱米C書申請(qǐng)的申請(qǐng)人或其權(quán)利繼承人，就同一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造提出歐洲專利申請(qǐng)時(shí)，在第一次申請(qǐng)?zhí)岢鋈罩蟮?2個(gè)月期間享有優(yōu)先權(quán)。
根據(jù)EPO《審查指南》（Guidelines for Examination）第三章第6.1（ii）節(jié)有關(guān)優(yōu)先權(quán)要求的規(guī)定，歐洲專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人（即在后申請(qǐng)人）應(yīng)與在先申請(qǐng)人相同或應(yīng)為在先申請(qǐng)人的權(quán)利繼承人。針對(duì)（ii）中所述，申請(qǐng)的轉(zhuǎn)讓（或優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓）必須發(fā)生于之后提交的歐洲申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，且是符合相關(guān)國家法律規(guī)定并被視為有效的。該轉(zhuǎn)讓的證明文件可稍后提交。
然而，針對(duì)在后歐洲申請(qǐng)是由共同申請(qǐng)人提出的情況，申請(qǐng)人之一是在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人本身或其權(quán)利繼承人即可，不需要專門將優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他申請(qǐng)人，因?yàn)樵诤髿W洲申請(qǐng)是由這些申請(qǐng)人共同提出的。這同樣適用于在先申請(qǐng)是由共同申請(qǐng)人提出的，并且這些申請(qǐng)人或其權(quán)利繼承人均位于在后歐洲申請(qǐng)人之中的情況。
由此可見，要求了優(yōu)先權(quán)的歐洲專利申請(qǐng)人，應(yīng)為在先申請(qǐng)人本身或其權(quán)利繼承人，并且優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓必須完成于之后歐洲申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前。
那么我們?cè)倏纯幢練W洲專利EP2771468B1的情況。本歐洲專利所基于的PCT國際申請(qǐng)PCT/US2013/074819要求了12項(xiàng)美國臨時(shí)申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)，其中優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)P1和P2均為下列8位發(fā)明人提出的，而之后提交的PCT國際申請(qǐng)，最初是由下列6位申請(qǐng)人提出的：
之后，在PCT國際階段，申請(qǐng)人變更為目前的3位權(quán)利人，即The Broad Institute, Inc.，Massachusetts Institute of Technology和President and Fellows of Harvard College。
如果要享有P1和P2的優(yōu)先權(quán)，在后申請(qǐng)人需在申請(qǐng)日前獲得在先申請(qǐng)的權(quán)利，然而P1和P2的發(fā)明人和申請(qǐng)人Luciano Marraffini并沒有將在先申請(qǐng)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給任何一位在后申請(qǐng)人，不論是在申請(qǐng)日之前，還是申請(qǐng)日當(dāng)天或之后。而實(shí)際上，Luciano Marraffini曾把其在P1和P2的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給了洛克菲勒大學(xué)，但沒有洛克菲勒大學(xué)把它在P1和P2的權(quán)利在申請(qǐng)日之前轉(zhuǎn)讓給任何一位在后申請(qǐng)人的官方記錄。
同時(shí)，Naomi Habib，David Benjamin Turitz Cox和Shuailiang Lin也并沒有在PCT申請(qǐng)日前將他們?cè)赑1和P2中的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給在后申請(qǐng)人。因此，本專利的權(quán)利人在提交專利申請(qǐng)時(shí)并沒有權(quán)利要求P1和P2的優(yōu)先權(quán)。同樣的情形也發(fā)生于P5和P11中。由于P1和P2優(yōu)先權(quán)的喪失，而隨之優(yōu)先權(quán)日被推遲，被引用的公開文獻(xiàn)被視為現(xiàn)有技術(shù)，破壞了專利的新創(chuàng)性，導(dǎo)致專利被撤銷。
溫馨提示：
通過這一案例，提醒即將在歐洲進(jìn)行專利布局的申請(qǐng)人注意，如果即將提交的在后申請(qǐng)的申請(qǐng)人與在先申請(qǐng)人不同時(shí)，可參考以下兩種方式處理：
1. 在后申請(qǐng)人需要于申請(qǐng)日之前獲得在先申請(qǐng)的權(quán)利，可以通過與在先申請(qǐng)人簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議；
2. 提交在后申請(qǐng)時(shí)，在后申請(qǐng)人至少包含所有在先申請(qǐng)人；提交申請(qǐng)之后，再辦理在后申請(qǐng)權(quán)利的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
同時(shí)，如上述EPO《審查指南》中提到的，如果在后歐洲申請(qǐng)的申請(qǐng)人數(shù)量多于且包含了全部在先申請(qǐng)人，則可不用專門辦理優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
對(duì)于優(yōu)先權(quán)的轉(zhuǎn)讓，各個(gè)國家/地區(qū)的專利法規(guī)要求不一，因此，在向各國開展專利布局之前，需要充分了解當(dāng)?shù)貎?yōu)先權(quán)要求法則，辦理必要之手續(xù)，以免被訴無權(quán)要求優(yōu)先權(quán)而喪失寶貴的優(yōu)先權(quán)日，進(jìn)而導(dǎo)致可能的專利權(quán)喪失。
上述內(nèi)容為筆者在實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)，僅供申請(qǐng)人或代理機(jī)構(gòu)參考。在實(shí)際作業(yè)中，請(qǐng)以專利局網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)信息及法律法規(guī)為準(zhǔn)。