作者：楊穎 律師助理、專利代理師

摘要：《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》首創(chuàng)優(yōu)先權(quán)制度，以方便申請人在不同的國家申請專利，并規(guī)定了作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是該相同主題世界范圍內(nèi)的首次申請。然而無效程序中有關(guān)國內(nèi)優(yōu)先權(quán)成立時首次申請的認(rèn)定，雙方當(dāng)事人存在分歧，本文分析了相關(guān)典型判例以及認(rèn)定規(guī)則。

一、引 言

優(yōu)先權(quán)制度最早出現(xiàn)在《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》，巴黎公約第四條規(guī)定：依照本聯(lián)盟任何國家的本國立法，或依照本聯(lián)盟各國之間締結(jié)的雙邊或多邊條約，與正規(guī)的國家申請相當(dāng)?shù)娜魏紊暾?，?yīng)認(rèn)為產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)。另外，巴黎公約還規(guī)定了作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請必須是該相同主題世界范圍內(nèi)的首次申請。

二、我國有關(guān)國內(nèi)優(yōu)先權(quán)中首次申請的認(rèn)定

我國在1992年修改專利法時加入了國內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度，現(xiàn)行《專利法》第29條第2款規(guī)定，享有國內(nèi)優(yōu)先權(quán)的前提在于作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請應(yīng)當(dāng)在中國第一次提出（即首次申請）。然而推翻首次申請的證據(jù)必須是正規(guī)國家申請，還是非正規(guī)國家申請也可，以及是在中國范圍內(nèi)的第一次提出，還是在世界范圍內(nèi)的第一次提出，無效過程中雙方當(dāng)事人各持己見。本節(jié)引用兩個案例，詳細(xì)分析了這一問題在實務(wù)操作中的認(rèn)定規(guī)則。

2.1 案例一

1) 案例一涉及臺灣地區(qū)的申請人，該申請人最先在臺灣地區(qū)提出了申請TW200927787（優(yōu)先權(quán)日是2007年12月27日），接著在中國提出了相同主題的申請200810007053.0（申請日是2008年1月25日），之后又在中國提出了申請200910001233.2（下稱本專利申請），并要求享有中國申請200810007053.0（即在先申請）的優(yōu)先權(quán)。

2) 2012年11月30日，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會（下稱復(fù)審委）針對本專利申請作出第48250號決定，認(rèn)為TW200927787公開了本專利申請權(quán)利要求1-10的技術(shù)方案，且TW200927787的優(yōu)先權(quán)日早于本專利申請的優(yōu)先權(quán)日，可見在先申請不是記載了本專利申請權(quán)利要求1-10的相同主題的首次申請。因此，本專利申請不能享有中國在先申請的優(yōu)先權(quán)。

復(fù)審委的主要觀點：推翻首次申請的證據(jù)并不一定必須是正規(guī)國家申請，只要能夠證明作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請的主題不是第一次提出來的就可以了。

3) 本專利申請人不服復(fù)審委作出的第48250號決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。2013年12月18日，中院作出（2013）一中知行初字第3069號行政判決，支持復(fù)審委的主張，維持第48250號復(fù)審決定有效。

4) 本專利申請人不服中院作出的第3069號行政判決，向北京市高級人民法院提起上訴。2014年12月18日，北京高院作出（2014）高行終字第1210號的行政判決，撤銷一審行政判決和復(fù)審決定，要求重新作出復(fù)審決定。

北京高院的主要觀點：臺灣地區(qū)申請不屬于巴黎公約成員國的正規(guī)國家申請，也不屬于中國的國家專利申請，不能作為推翻首次申請的證據(jù)。

5) 2017年2月14日，復(fù)審委作出第119545號決定，撤銷原駁回決定，由國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門繼續(xù)進行審查，目前本申請仍在繼續(xù)審查中。

本案小結(jié)：本案焦點在于非正規(guī)國家申請能否作為推翻首次申請的證據(jù)，進而本專利申請優(yōu)先權(quán)能否成立。本案看似申請人得益，一定程度上延長了優(yōu)先權(quán)的期限。實質(zhì)上根據(jù)《關(guān)于臺灣同胞專利申請的若干規(guī)定》（第58號）的相關(guān)規(guī)定，只有2010年9月12日以后在中國申請專利的才可以要求臺灣地區(qū)的優(yōu)先權(quán)，而本專利申請（申請日是2009年1月14日）在該若干規(guī)定之前，根本無法享受臺灣地區(qū)的優(yōu)先權(quán)。此案筆者更贊同北京高院的作法，北京高院基于推翻首次申請的證據(jù)必須是正規(guī)國家申請，而給予了本專利申請人救濟，北京高院的作法更有利于服判息訴，并實現(xiàn)定紛止?fàn)帯?

2.2 案例二

1) 案例二涉及電動獨輪自行車無效宣告請求案。申請人Shane Chen最先在美國提出了兩份有關(guān)電動獨輪自行車的臨時申請，接著申請人陳和又在中國提出了相同主題的申請201010272536.0，之后又在中國提出了申請201110089122.9（下稱本專利），并要求享有中國申請201010272536.0（即在先申請）的優(yōu)先權(quán)。美國專利申請人Shane Chen與本專利申請人陳和之間具有權(quán)利繼受關(guān)系，兩份美國臨時申請與本專利是由一個發(fā)明人/發(fā)明團隊做出的。

2) 2018年5月22日，復(fù)審委作出第36591號決定，認(rèn)為兩份美國臨時申請和本專利具有相同的技術(shù)來源，即使申請人不同，也只有該多份專利申請中具有相同主題的首次申請，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。由于兩份美國臨時申請的申請日均早于被本專利要求本國優(yōu)先權(quán)的中國在先申請的申請日，因此，中國在先申請不是首次申請，本專利的權(quán)利要求1和權(quán)利要求3-8不能享有優(yōu)先權(quán)。

復(fù)審委的主要觀點：⑴本國優(yōu)先權(quán)的成立條件應(yīng)當(dāng)與外國優(yōu)先權(quán)的成立條件同樣適用《巴黎公約》的規(guī)定。專利法第29條第2款所述的“在中國第一次提出專利申請”中的“第一次申請”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請，只不過對于本國優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請是在中國提出的；⑵兩份美國臨時申請和本專利具有相同的技術(shù)來源。對于具有相同技術(shù)來源的多份專利申請，即使申請人不同，也只有該多份專利申請中具有相同主題的首次申請，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

3) 本專利權(quán)人不服復(fù)審委作出的第36591號決定，提起行政訴訟，目前本案仍在審理過程中。

本案小結(jié)：本案焦點在于相同技術(shù)來源的專利申請能否作為推翻首次申請的證據(jù)，進而本專利優(yōu)先權(quán)能否成立。本案因兩份美國臨時申請和本專利具有相同的技術(shù)來源，專利權(quán)人原本可以主張美國優(yōu)先權(quán)（兩份美國臨時申請），但是專利權(quán)人放棄了法律賦予的權(quán)利，重新在中國提出專利申請并試圖作為首次申請。專利權(quán)人要求中國優(yōu)先權(quán)的行為已違背了巴黎公約優(yōu)先權(quán)的本意，意圖延長優(yōu)先權(quán)的期限，如果對此不作限制，專利權(quán)人就可以無限制的提出優(yōu)先權(quán)請求，形成優(yōu)先權(quán)連接的現(xiàn)象，導(dǎo)致濫用優(yōu)先權(quán)，影響公眾的利益。

2.3 分析小結(jié)

針對我國國內(nèi)優(yōu)先權(quán)中首次申請的認(rèn)定，目前已達成的評判標(biāo)準(zhǔn)有：首次申請應(yīng)該是世界范圍內(nèi)的首次提出、推翻首次申請的證據(jù)必須是正規(guī)國家申請（我國專利法認(rèn)可的受理國/受理局）、且具有相同技術(shù)來源的多份專利申請中，只有首次申請可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。如果一份專利申請，既與在先申請的申請人不同，又與在先申請的技術(shù)來源不同，此時無需考慮是否破壞首次申請而引起優(yōu)先權(quán)成立的問題，而應(yīng)將其作為現(xiàn)有技術(shù)進行評價。

三、結(jié)束語

鑒于我國發(fā)明專利實質(zhì)審查過程往往并不需要核實優(yōu)先權(quán)是否成立，無效過程遇到需要核實優(yōu)先權(quán)的情形時，請求方可重點關(guān)注，可將在先申請作為首次申請能否成立作為突破點。