作者：周正 專利工程師
在現(xiàn)今的專利創(chuàng)造性審查中，“容易想到”是最為頻繁出現(xiàn)的評(píng)述理由之一，此招看似空洞綿軟卻又往往令代理人深陷泥沼，且變化多樣，“本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)置”、“慣用技術(shù)手段”、“無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)”等均為其一派，更具成本較低（無(wú)需檢索對(duì)比文件）的優(yōu)勢(shì)，因此審查者樂(lè)此不疲。與基于對(duì)比文件公開現(xiàn)有技術(shù)的你來(lái)我往不同，“容易想到”此招一出，好似“秀才遇見兵”，僅憑“三步法”的慣常套路往往無(wú)力招架。江湖數(shù)載，本人遭受了此招的反復(fù)蹂躪，鼻青臉腫地總結(jié)了一些應(yīng)對(duì)之法。
“容易想到”等評(píng)價(jià)理由往往存在一定主觀性，且主觀思想一旦形成，無(wú)法短時(shí)間內(nèi)輕易改變。因此在答復(fù)審查意見的過(guò)程中，與其一味退守縮限求權(quán)，不妨考慮采用實(shí)審階段爭(zhēng)辯獨(dú)權(quán)中“容易想到”的區(qū)別特征，而將認(rèn)為是重磅的附加特征置于復(fù)審階段提出，謀求一招致勝。
○案例：
本案：集裝箱墻板，權(quán)1限定“墻板沿縱向分為至少兩個(gè)區(qū)域，兩個(gè)區(qū)域的抗彎模量不同，受力大的區(qū)域的抗彎模量大于受力小的區(qū)域的抗彎模量”。
對(duì)比文件：大型箱體，公開箱板沿縱向具有多個(gè)區(qū)域，箱板的位于不同區(qū)域的部分具有數(shù)量不同的立柱支撐。
審查意見：立柱數(shù)量不同則必然具有抗彎模量不同的效果。則區(qū)別僅在于“受力大的區(qū)域的抗彎模量大于受力小的區(qū)域的抗彎模量”，而該設(shè)計(jì)“容易想到”。
○答復(fù)過(guò)程概述：
1OA：未做修改，陳述理由包括本案與對(duì)比文件領(lǐng)域不同，對(duì)比文件的箱板為具有立柱的框架式結(jié)構(gòu)，其箱板是由立柱提供支撐功能。而本案的墻板為板狀結(jié)構(gòu)，不具有對(duì)比文件的立柱，墻板是以整體結(jié)構(gòu)提供支撐功能。據(jù)此，對(duì)比文件不具有做出“受力大的區(qū)域的抗彎模量大于受力小的區(qū)域的抗彎模量”這一設(shè)計(jì)的需求和動(dòng)機(jī)。本次答復(fù)審查員未予接受，并在2OA中進(jìn)一步以“無(wú)需付出創(chuàng)造性勞動(dòng)”為由評(píng)述。
2OA：未作修改，結(jié)合本案所在領(lǐng)域的特殊需求及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明本案的相關(guān)設(shè)計(jì)須付出創(chuàng)造性勞動(dòng)。本次答復(fù)后收到駁回決定。
復(fù)審理由：將從權(quán)中的重要特征并入權(quán)1，“對(duì)應(yīng)集裝箱的前、中、后三個(gè)區(qū)域，墻板頂梁在中部的截面積大于其在前、后部的截面積”，與“受力大的區(qū)域的抗彎模量比受力小的區(qū)域的抗彎模量”相結(jié)合陳述創(chuàng)造性。
本案提出復(fù)審請(qǐng)求后，隨即獲得授權(quán)。
○答復(fù)思路梳理：
1OA時(shí)，本人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)從權(quán)存在較為重要的支持權(quán)1區(qū)別特征的附加特征（亦已被主觀評(píng)價(jià)）。然而，由于僅為1OA，且權(quán)1尚存在明顯區(qū)別特征，為了盡量保持權(quán)1范圍，同時(shí)為了試探審查員對(duì)區(qū)別特征“容易想到”認(rèn)定的堅(jiān)持程度，在與申請(qǐng)人討論確定后，嘗試采用了不修改而具體論述權(quán)1區(qū)別特征的方式答復(fù)。
2OA時(shí)，審查員進(jìn)一步堅(jiān)持了其主觀評(píng)價(jià)，此時(shí)1OA的試探成果初現(xiàn)，此時(shí)如貿(mào)然加入在1OA中同樣被主觀評(píng)價(jià)的附加特征，恐效果不佳甚至徒勞無(wú)功。因此，2OA堅(jiān)持采用不修改的方式答復(fù)，繼續(xù)對(duì)獨(dú)權(quán)區(qū)別特征據(jù)理力爭(zhēng)。
果不其然，審查員在收到2OA答復(fù)后發(fā)出了駁回決定。
提復(fù)審時(shí)，并入相關(guān)附加特征進(jìn)行答復(fù)，直接獲得授權(quán)。
該案的答復(fù)工作在之后給本人帶來(lái)了一些新的啟發(fā)。獨(dú)權(quán)在撰寫過(guò)程中，往往會(huì)為了追求范圍最大化，僅保留一些原理性的限定作為區(qū)別特征，而將結(jié)合實(shí)際產(chǎn)品的具體設(shè)計(jì)在從權(quán)中限定或在說(shuō)明書中記載。
在此基礎(chǔ)上，當(dāng)獨(dú)權(quán)的技術(shù)方案被主觀評(píng)價(jià)時(shí)，根據(jù)申請(qǐng)人的需求與確認(rèn)，可以在前1-2次的答復(fù)中，采用不修改或象征性修改的方式答復(fù)，對(duì)區(qū)別特征的“非顯而易見性”進(jìn)行充分陳述，而不急于并入附加特征進(jìn)行答復(fù)。
之所以不并入附加特征，是為避免由于審查員堅(jiān)持其主觀評(píng)價(jià)（往往如此），而在后續(xù)OA將附加特征一并評(píng)價(jià)，且在此類審查意見中，1OA往往已經(jīng)對(duì)全部從權(quán)已被公開或“容易想到”為由評(píng)價(jià)。因此在該類案件中，急于并入附加特征可能非但無(wú)法得到積極結(jié)果，還會(huì)弱化附加特征可能存在的答復(fù)能量。
針對(duì)前文中提及的“主觀思想一旦形成，無(wú)法短時(shí)間內(nèi)輕易改變”，能夠令實(shí)審階段的原審查員在復(fù)審階段前置審查中重新審視自己的主觀評(píng)價(jià)，此時(shí)歷經(jīng)了數(shù)次OA，相對(duì)于為審查員提供了一段較長(zhǎng)的時(shí)間，增加其推翻自己主觀評(píng)價(jià)的幾率?；蛘?，至少還可以得到在復(fù)審階段，由與實(shí)審階段不同的審查員對(duì)技術(shù)方案重新評(píng)價(jià)的機(jī)會(huì)。
選擇在復(fù)審階段提出附加特征，并以此結(jié)合區(qū)別特征和本方案實(shí)際產(chǎn)品的具體設(shè)計(jì)打出一套“組合拳”，合議組或?qū)彶閱T在新的審查階段中，勢(shì)必會(huì)對(duì)修改后的新獨(dú)權(quán)進(jìn)行更加客觀的審視，此時(shí)縮限能夠使并入的附加特征所發(fā)揮的作用趨于最大化。
正所謂后發(fā)制人，置之危局而后生。
以上方法通常針對(duì)現(xiàn)有原理結(jié)合特定領(lǐng)域產(chǎn)品進(jìn)行再設(shè)計(jì)的發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性答復(fù)，具體運(yùn)用時(shí)還需全盤考慮各方面因素，包括技術(shù)方案本身（例如現(xiàn)有原理是否在特定領(lǐng)域產(chǎn)品中已有其他設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)）、附加特征是否已在審查意見中評(píng)價(jià)及如何評(píng)價(jià)、附加特征與對(duì)比文件是否存在不可結(jié)合的技術(shù)障礙、申請(qǐng)人對(duì)審查周期和審查成本的綜合需求，等等。
另外，上述案例中，并未采用專利審查指南第二部分第四章6.2部分，即“事后諸葛亮”的內(nèi)容。與其糾結(jié)對(duì)方是否主觀，不如提供全面細(xì)致的客觀分析。在此類情況中，可以具體衡量對(duì)比文件給出的技術(shù)啟示究竟能夠達(dá)到何種程度，如能依審查者的思路給出一個(gè)“根據(jù)對(duì)比文件的啟示結(jié)合現(xiàn)有原理而得出的結(jié)構(gòu)應(yīng)該是這樣，而非本案這樣”的例子，在心理角度可能讓審查員更為接受。即，且放下審查者未舉證而涉主觀之嫌不論，可以提供證明非顯而易見的客觀證據(jù)，輔助審查者的審查。
當(dāng)然，本人認(rèn)為，對(duì)于此類有涉主觀評(píng)價(jià)的審查意見，雖為老生常談，每每也應(yīng)積極認(rèn)真地對(duì)待。作為代理人，既要充分了解技術(shù)方案，秉持對(duì)技術(shù)方案的絕對(duì)信心，又需正視現(xiàn)有技術(shù)的客觀事實(shí)，理解審查者的審查意圖。以此，在為委托人出謀劃策，據(jù)理力爭(zhēng)的同時(shí)，也為專利質(zhì)量的整體提升貢獻(xiàn)力量。
寥寥數(shù)言，僅如管中窺豹，資歷雖淺，但求拋磚引玉，還望各位讀者不吝指正。