作者：郭向蓮

鑒于中國專利實踐中采用“先申請”原則，越來越多的申請人意識到申請日的重要性，也體會到優(yōu)先權(quán)對于一件專利申請的意義。而是否可以要求優(yōu)先權(quán)，是我們在專利申請程序中經(jīng)常會遇到的問題。在此，筆者列出七項有關(guān)要求優(yōu)先權(quán)的注意事項，希望能夠引起大家注意，對于不符合任何一項規(guī)定的優(yōu)先權(quán)，國家知識產(chǎn)權(quán)局都會發(fā)出《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》。

1. 要求優(yōu)先權(quán)的中國發(fā)明/實用新型專利申請需要在優(yōu)先權(quán)日起十二個月內(nèi)提交

關(guān)于此項內(nèi)容，申請人可以在專利法二十九條中找到有關(guān)規(guī)定。因此，以相同主題在中國提交申請時務(wù)必要嚴格遵循。如有十二個月期限落在周末或法定節(jié)假日的，可以順延到周末或法定節(jié)假日后的第一個工作日提交。在PCT國際申請中，盡管有的申請人在國際階段對于不符合該項規(guī)定的優(yōu)先權(quán)（例如，國際申請日在該優(yōu)先權(quán)日起十二個月之后，十四個月之內(nèi)）提交了恢復(fù)，但是該PCT國際申請在進入中國國家階段后，中國作為受理局將不會承認該項優(yōu)先權(quán)。

2. 要求外國優(yōu)先權(quán)的中國外觀專利申請需要在優(yōu)先權(quán)日起6個月內(nèi)提交

根據(jù)專利法二十九條中第一款的規(guī)定，外觀設(shè)計專利申請的優(yōu)先權(quán)僅限于外國優(yōu)先權(quán)，即申請人自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又以相同主題在中國提出外觀設(shè)計專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。而在中國第一次提出的外觀設(shè)計專利申請不可以作為本國優(yōu)先權(quán)被要求。

3. 優(yōu)先權(quán)日必須早于中國申請的申請日

優(yōu)先權(quán)日是指發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠谏暾堖^程中要求優(yōu)先權(quán)的日期。無論是外國優(yōu)先權(quán)或本國優(yōu)先權(quán)，都是指在規(guī)定時間內(nèi)申請人就一項發(fā)明提出申請后又提出申請的，申請人有權(quán)要求以在先申請作為在后申請的優(yōu)先權(quán)。但是，在PCT國際申請中，由于審查標準較為寬松，有的申請人將與國際申請日同日提交的其他申請作為國際申請的優(yōu)先權(quán)。該優(yōu)先權(quán)在后續(xù)PCT國際申請進入中國國家階段時，會以不符合優(yōu)先權(quán)定義為理由而被視為未要求。

4. 中國發(fā)明/實用新型專利申請對于要求本國優(yōu)先權(quán)的特殊規(guī)定

根據(jù)專利法實施細則第三十二條第二款，在先申請的主題有下述情形之一的，不得被要求為本國優(yōu)先權(quán)：

（1）在先申請已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或本國優(yōu)先權(quán)的；

（2）已經(jīng)被授予專利權(quán)的；

（3）屬于按照規(guī)定提出的分案申請的。

請注意：申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的，其在先申請自在后申請?zhí)峤恢掌鸺匆暈槌坊?。通常，審查員會在在后申請初步審查合格之后向在先申請發(fā)出《視為撤回通知書》。

5. 優(yōu)先權(quán)文件（包括優(yōu)先權(quán)轉(zhuǎn)讓證明）必須在中國申請日起3個月內(nèi)提交

根據(jù)專利法第三十條規(guī)定，申請人要求優(yōu)先權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在申請的時候提出書面聲明，并且在三個月內(nèi)提交優(yōu)先權(quán)文件（即，在先申請文件副本）；未提出書面聲明或未提交優(yōu)先權(quán)文件的，視為未要求優(yōu)先權(quán)。申請人可以在收到《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》兩個月內(nèi)提交恢復(fù)權(quán)利請求并繳納恢復(fù)官費1000元，同時補交優(yōu)先權(quán)文件。

請注意：如果申請人利用中韓或中歐雙邊電子交換服務(wù)獲取優(yōu)先權(quán)文件的，由于專利局系統(tǒng)原因而未獲取成功的情況，可以在收到《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》兩個月內(nèi)提交恢復(fù)權(quán)利請求并補交優(yōu)先權(quán)文件，無需繳納恢復(fù)費用。而申請人利用優(yōu)先權(quán)數(shù)字接入服務(wù)（簡稱DAS服務(wù)）獲取優(yōu)先權(quán)文件的，需密切關(guān)注國家知識產(chǎn)權(quán)局的郵件通知，確保國家知識產(chǎn)權(quán)局已經(jīng)成功從世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）獲得優(yōu)先權(quán)文件。如果未獲取成功的，需要在申請日起3個月補交優(yōu)先權(quán)文件。

6. 優(yōu)先權(quán)申請必須為首次申請

在專利法二十九條中第一款的規(guī)定中，可以看出優(yōu)先權(quán)申請被定義為在外國或中國第一次提出的專利申請（即，首次申請）。而在實踐中，常常會有遇到非首次申請作為優(yōu)先權(quán)的案例，審查員只要可以判定優(yōu)先權(quán)申請已經(jīng)要求外國或國內(nèi)優(yōu)先權(quán)，都會發(fā)出《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》。為了維護該項優(yōu)先權(quán)的有效性，可以嘗試采用提交意見陳述書來闡明該優(yōu)先權(quán)申請在首次申請的基礎(chǔ)上增加了新的內(nèi)容，而將新增加的內(nèi)容作為部分優(yōu)先權(quán)被要求。為了更有力的說服審查員，建議指出新增加部分的內(nèi)容。

7. 要求優(yōu)先權(quán)的申請與優(yōu)先權(quán)申請之間應(yīng)該具有相同主題

要求優(yōu)先權(quán)的中國在后發(fā)明/實用新型專利申請與優(yōu)先權(quán)申請之間應(yīng)該具有相同主題，雖然這里的“相同主題”并不意味在文字記載或者敘述方式上要完全一致，但是其在后申請權(quán)利要求中限定的技術(shù)方案需要記載在優(yōu)先權(quán)申請中。

同理，要求優(yōu)先權(quán)的中國在后外觀設(shè)計專利申請與優(yōu)先權(quán)申請之間也應(yīng)具有相同主題，雖然這里的“相同主題”也沒有嚴格到要求中國在后申請要求保護的外觀設(shè)計與其優(yōu)先權(quán)申請中的圖片或者照片完全一致，但是屬于相同主題的外觀設(shè)計應(yīng)當(dāng)同時滿足以下兩個條件：

（１）屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計；

（２）中國在后申請要求保護的外觀設(shè)計清楚地表示在其優(yōu)先權(quán)申請中。

如果因不屬于“相同主題”而收到《視為未要求優(yōu)先權(quán)通知書》時，專利申請人可以為了維護優(yōu)先權(quán)的有效性，嘗試采用提交意見陳述書來進行爭辯，或者在時機允許的情況下以合適的方式進行文件的修改。

上述內(nèi)容為筆者在實際工作經(jīng)驗中總結(jié)，僅供申請人或代理機構(gòu)參考。在實際作業(yè)中，請以CNIPA網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)信息及法律法規(guī)為準。