作者：隋萍 律師、資深商標(biāo)代理人

我方當(dāng)事人美國梅西商貿(mào)集團公司（Macy's Marchedising Group, Inc.）（中國大眾習(xí)慣稱之為“梅西百貨”，一家老牌的美國百貨公司），于1998年在中國注冊了第1192709號“CHARTER CLUB”商標(biāo)，指定商品為第25類主要與“服裝”相關(guān)的產(chǎn)品。

2012年2月，一家南非公司對我方當(dāng)事人的上述商標(biāo)基于連續(xù)三年不使用提起了撤銷申請。我方當(dāng)事人積極答辯，2013年9月商標(biāo)局做出裁決，支持了我方提交的使用證據(jù)，裁決維持我方當(dāng)事人的商標(biāo)注冊。

但對方不服，于2013年11月向商標(biāo)評審委員會（以下簡稱“商評委”）提起了撤銷復(fù)審申請。商評委于2015年1月做出決定，裁決撤銷我方當(dāng)事人的商標(biāo)注冊。我方當(dāng)事人不服，于2015年2月向北京知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱“知產(chǎn)法院”）提起了撤銷復(fù)審行政訴訟，請求知產(chǎn)法院維持其商標(biāo)的注冊。

本案進入訴訟階段時，已是2015-2017年間，但我方要證明的仍是我方當(dāng)事人原告的訴爭商標(biāo)在2009-2012年間在中國的使用證據(jù)。

本案開庭時已是2017年，距離要求提供證據(jù)的時間段較久，當(dāng)時再重新收集要求時間段內(nèi)的新證據(jù)非常困難，且由于原告在全球的關(guān)聯(lián)公司眾多，證據(jù)的收集過程中涉及到原告的美國、臺灣、香港、大陸等多個關(guān)聯(lián)公司及辦事處，涉及到我方與原告各方不同人員的溝通與協(xié)調(diào)，證據(jù)的再收集難度很高，工作量也非常大。

此外本案對我方不利的點在于，原告之前提供的證據(jù)都是訴爭商標(biāo)“CHARTER CLUB”在中國OEM（貼牌加工）的證據(jù)，實踐中OEM證據(jù)能否被中國官方認定為有效的使用證據(jù)，目前在中國仍有很大爭議。

鑒于本案的上述難點，我方?jīng)Q定我方的工作重點在于對現(xiàn)有證據(jù)鏈進行梳理完善和加強擴充，以及對關(guān)鍵證據(jù)的補充說明。

本案我方當(dāng)事人原告在商標(biāo)局撤三階段以及商評委撤三復(fù)審階段提交的使用證據(jù)都是訴爭商標(biāo)“CHARTER CLUB”在2009-2012年間在中國的OEM（貼牌加工）證據(jù)，在這樣的情況下，訴訟階段我方重點強調(diào)了對于訴爭商標(biāo)產(chǎn)品所涉的出口行為而言，產(chǎn)品的加工生產(chǎn)、貼牌、貨運、報關(guān)出口、以及原告與供應(yīng)商的合同行為均發(fā)生在大陸境內(nèi)。

而且出口程序包括多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都有相關(guān)中國企業(yè)，甚至中國海關(guān)等機構(gòu)的參與，因此很明顯訴爭商標(biāo)“CHARTER CLUB”在這一過程中已起到識別商品來源的作用，而該識別作用發(fā)生地也是在大陸境內(nèi)。

此外，除原有的OEM（貼牌加工）證據(jù)之外，訴訟階段中，在我方的建議及幫助下，原告搜集到了在2011-2015年間訴爭商標(biāo)產(chǎn)品在中國加工出口美國后，再通過原告美國官網(wǎng)銷售給中國消費者的數(shù)據(jù)，其中2011-2012年的幾個訂單是在要求的時間段2009-2012年的。

但原告的這些數(shù)據(jù)是通過第三方平臺Borderfree進行管理的，由于出于成本的考慮，這些數(shù)據(jù)保存的時間僅為三個月，因此在本案訴訟期間原告已無法提供要求的時間段內(nèi)的第三方平臺提供的客觀銷售證據(jù)，而僅僅可以提供原告自行進行統(tǒng)計的一個銷售數(shù)據(jù)列表。

為了輔助證明上述原告客觀陳述的真實性，我方在中國互聯(lián)網(wǎng)上收集到了有關(guān)原告與第三方平臺Borderfree以及人民幣支付平臺支付寶合作的新聞報道，以及原告從第三方平臺獲取了其2015年調(diào)取數(shù)據(jù)時前推三個月時間段內(nèi)通過原告美國官網(wǎng)銷售并直接郵寄至中國的訂單數(shù)據(jù)。

再者，我方搜集提供了原告目前在中國天貓開設(shè)有海外旗艦店，該在線商店上有近一兩年內(nèi)原告對訴爭商標(biāo)產(chǎn)品的大量銷售情況。雖然所涉時間段非要求的時間段，但我方想借此證據(jù)說明訴爭商標(biāo)并未被閑置，而是原告目前仍在積極地在中國使用該商標(biāo)，且在中國消費者中已具有一定的知名度，只是由于時間久遠，一些證據(jù)的原始數(shù)據(jù)無法提供。

上述的客觀證據(jù)也正可以展示出原告作為一家老牌美國百貨公司，隨著其全球市場擴張，一步步進入中國市場所經(jīng)歷的過程。

并且，為了將原告訴爭商標(biāo)“CHARTER CLUB”的上述使用現(xiàn)狀及在中國市場的發(fā)展情況敘述地更清楚，我方向知產(chǎn)法院申請了原告香港關(guān)聯(lián)公司的資深員工作為證人出席庭審，該證人一直負責(zé)原告與中國企業(yè)之間加工訂單的管理及產(chǎn)品質(zhì)量的審核。

但申請該證人出庭，我方需要提供大量的公認證材料，包括該證人所在香港公司與原告美國公司之間關(guān)系的客觀證據(jù)的公認證，以及證人所在公司董事會決議授權(quán)該證人出庭的公認證材料等，這些材料的公認證需要在香港完成，而證人所在香港公司的部分高層董事身在美國，因此需要部分文件在美國簽署之后拿到香港進行公認證或者部分董事從美國來到香港做公證，為完成該公認證，中間出現(xiàn)了不少困難，但原告和我方都沒有放棄，盡力尋找不同的方案進行解決，最終在開庭前拿到了法院需要的公認證文件。

綜合上述所有證據(jù)，我方對證據(jù)鏈進行了完善與補充，并且對關(guān)鍵證據(jù)進行了加強說明，在陳述中我方強調(diào)商標(biāo)的使用是一個連續(xù)持久的行為，我方提供的證據(jù)可以相互佐證，證明原告對訴爭商標(biāo)“CHARTER CLUB”在中國一直被持續(xù)使用。

最終，本案成功爭取到北京知產(chǎn)法院認可我方提供的證據(jù)構(gòu)成有效的使用證據(jù)。北京知產(chǎn)法院在判決書中認定，“原告與中國大陸企業(yè)簽訂的合同、發(fā)票、貨運收據(jù)、報關(guān)單、載貨清單等證據(jù)可以形成完整的證據(jù)鏈，證明在訴爭期間對訴爭商標(biāo)的使用”。

知產(chǎn)法院在判決書中還評述到，“注冊商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷制度的立法目的在于鼓勵和促使商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)，避免商標(biāo)資源閑置、浪費，保障商標(biāo)制度良好運轉(zhuǎn)。訴爭商標(biāo)在中國已實際投入生產(chǎn)經(jīng)營中，雖商品直接出口至國外，未進入中國大陸市場流通領(lǐng)域，但其生產(chǎn)行為仍發(fā)生在中國大陸地區(qū)，這種行為實質(zhì)上是在積極使用商標(biāo)，而非閑置商標(biāo)，故符合商標(biāo)撤銷制度有關(guān)使用的要求。

且使用訴爭商標(biāo)的涉案行為實質(zhì)上是貼牌加工貿(mào)易的體現(xiàn)，是一種對外貿(mào)易行為。如果貼牌加工行為不認定為商標(biāo)使用行為，貼牌加工貿(mào)易生產(chǎn)的產(chǎn)品將無法正常出口，而導(dǎo)致該貿(mào)易無法在中國繼續(xù)。故認定使用訴爭商標(biāo)的涉案行為屬于商標(biāo)使用行為，也是基于公平原則，符合我國拓展對外貿(mào)易政策的要求”。

本案的意義在于，成功爭取到了北京知產(chǎn)法院認定OEM證據(jù)構(gòu)成在中國的有效使用，尤其是使用主體還是涉外當(dāng)事人的情況下，所以我們不能簡單地相信OEM證據(jù)一定構(gòu)成有效商標(biāo)使用或者一定不構(gòu)成商標(biāo)使用的說辭，需要具體案件具體分析，并搜集提供有力證據(jù)支持，爭取對自己當(dāng)事人有利的結(jié)果。