作者：姚南 知識產(chǎn)權(quán)分析師
新的美國發(fā)明法案（America Invents Act, AIA）2011年9月16日由時任總統(tǒng)奧巴馬簽署，其中的一些內(nèi)容直接生效。更多的法案內(nèi)容，例如授權(quán)后程序，在一年后的2012年9月16日生效。最重要的內(nèi)容，“先申請制”在2013年3月16日生效。與大多數(shù)國家不一樣，在這之前，美國專利法采取“先發(fā)明制”，即先發(fā)明者有權(quán)優(yōu)先獲取專利授權(quán)。其中的體現(xiàn)包括第102條款內(nèi)容的改變。下文對新舊102條款內(nèi)容做了簡要介紹。在下文中，舊美國專利法中的102條款用pre-AIA 102表示，新美國專利法中的102條款用AIA 102表示。
一、舊美國發(fā)明法案中的102條款
Pre-AIA 102條款包括pre-AIA 102(a)~(g)七條。審查員可以基于pre-AIA 102(a)~(g)中的任一條判斷是否可以授予美國專利申請專利權(quán)。其內(nèi)容分別如下：
1.Pre-AIA 102(a)：在美國專利申請的發(fā)明日以前，如果該申請的發(fā)明內(nèi)容（實質(zhì)上是權(quán)利要求內(nèi)容，下同）被全球被其他人的專利或印刷出版物披露，或在美國被其他人知道或使用，則不授予該申請專利權(quán)。
2.Pre-AIA 102(b)：在美國專利申請的申請日一年以前，如果該申請的發(fā)明內(nèi)容被全球范圍內(nèi)的印刷出版物披露，或在美國境內(nèi)被公開使用或銷售，則不授予該申請專利權(quán)。
Pre-AIA 102(a)和pre-AIA 102(b)分別限定了什么可以作為現(xiàn)有技術(shù)，兩者看上去相似，但是有很多不同。Pre-AIA 102(a)限定了披露、知道或使用的主體是“其他人”，而pre-AIA 102(b)則沒有對主體作限定。在pre-AIA 102(b)下，即使發(fā)明人自己的披露行為也會構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，也有可能導(dǎo)致無法獲得專利授權(quán)。Pre-AIA 102(b)是一年寬限期的體現(xiàn)，即在公開發(fā)明內(nèi)容后，發(fā)明人有一年的時間決定是否進行專利申請。兩者對印刷出版物沒有地域限制，而對“知道或使用”，或“公開使用或銷售”，都限制在了美國境內(nèi)。
兩者還有有效日期的不同，有效日期之前的披露才可以作為現(xiàn)有技術(shù)。這里將印刷出版物、知道、使用、公開使用或銷售等統(tǒng)稱為披露。Pre-AIA 102(a)中有效日期是發(fā)明日，而Pre-AIA 102(b)中有效日期是申請日前一年。在美國專利法中，發(fā)明日和申請日可以是不同的。發(fā)明日由美國專利法和專利判例限定，是由構(gòu)思（conception）、付諸實施（reduction to practice）和兩者之間的勤勉（diligence）確定，一般會早于申請日，而最晚，是申請日。后面的幾條內(nèi)容也涉及發(fā)明日，這說明美國以前的審查體系是“先發(fā)明制”。
3.Pre-AIA 102(c)：如果發(fā)明人公開陳述過放棄發(fā)明，則發(fā)明人不能被授予該發(fā)明的申請的專利權(quán)。實踐中這一條從未被使用過。
4.Pre-AIA 102(d)：在美國專利申請的申請日一年以前，在其他國家就同樣的發(fā)明內(nèi)容進行了專利申請，并在美國申請日以前該非美國專利申請獲得授權(quán)，則不授予該申請專利權(quán)。
5.Pre-AIA 102(e)：對于一件美國專利申請，如果其發(fā)明內(nèi)容被其他人的公開的美國授權(quán)專利、美國專利申請或PCT申請（以下統(tǒng)稱“A公開”）披露，而且A公開的申請日在該美國專利申請的發(fā)明日之前，則不授予該申請專利權(quán)。其中，對于PCT申請，還應(yīng)滿足：國際申請日在2000年11月29日之后、指定美國和英文公開。
與pre-AIA 102(a)一樣，pre-AIA 102(e)也限定了“其他人”和有效日期是美國專利申請的發(fā)明日。在pre-AIA 102(a)或pre-AIA 102(b)中，若一件公開的專利申請要成為現(xiàn)有技術(shù)，需要其公開日在美國專利申請的有效日期之前（發(fā)明日前、申請日一年之前）；而在pre-AIA 102(e)中，A公開的申請日在美國專利申請發(fā)明日之前便可以作為現(xiàn)有技術(shù)。
圖1pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)內(nèi)容圖例
Pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)是審查專利或無效專利時常引用的內(nèi)容，上圖表明了三者之間的關(guān)系和區(qū)別。以公開出版物或公開的申請為例，在pre-AIA 102(a)中，發(fā)明日前的其他人的公開可以作為現(xiàn)有技術(shù)；在pre-AIA 102(b)中，申請日一年以前的任何人的公開可以作為現(xiàn)有技術(shù)；在pre-AIA 102(e)中，申請日在發(fā)明日之前的其他人的公開的申請（即，A公開）可以作為現(xiàn)有技術(shù)。在圖中pre-AIA 102(e)的時間軸上，有兩個申請日，最左邊的申請日是現(xiàn)有技術(shù)的申請日，而右邊的發(fā)明日和申請日是審查中的美國專利申請的發(fā)明日和申請日。
6.Pre-AIA 102(f)：對于一件美國專利申請，如果發(fā)明人不是該發(fā)明的真正發(fā)明人，則不授予該申請專利權(quán)。
7.Pre-AIA 102(g)：若在同一天遞交的兩件美國專利申請具有同樣的發(fā)明內(nèi)容，美國專利局會確定哪個發(fā)明人較早地做出了發(fā)明，而且沒有放棄、廢止或隱藏該發(fā)明，則對該發(fā)明人的專利申請授予專利權(quán)。這也是美國先前執(zhí)行“先發(fā)明制”審查體系的體現(xiàn)。
二、新美國發(fā)明法案中的102條款
新102條款包括四條：AIA 102(a)~AIA 102(e)。AIA 102(a)規(guī)定了什么是現(xiàn)有技術(shù)；AIA 102(b)規(guī)定了AIA 102(a)中確定的現(xiàn)有技術(shù)的例外；AIA 102(c)規(guī)定了什么是共同擁有；AIA 102(d)規(guī)定了什么是有效申請日。在AIA 102中，不用再考慮發(fā)明日，而只用考慮有效申請日；還去除了pre-AIA 102中銷售或公開使用等公開披露的地域限制，滿足條件的世界范圍內(nèi)的公開披露都可以作為現(xiàn)有技術(shù)。
1. AIA 102(a)包括如下兩點：
1.1 AIA 102(a)(1)：對于一件美國專利申請，在其有效申請日之前，若其發(fā)明內(nèi)容被專利或印刷出版物披露、被公開使用、被銷售或通過其他方式為公眾所知，則該美國專利申請不能被授予專利權(quán)。
1.2 AIA 102(a)(2)：對于一件美國專利申請，若其發(fā)明內(nèi)被其他人的美國專利、公開的美國專利申請或公開的PCT申請（以下統(tǒng)稱“B公開”）公開，并B公開的有效申請日在該美國專利申請的有效申請日之前，則不授予該申請專利權(quán)。對于公開的PCT申請，僅需其指定美國，沒有申請日和公開語言限制。
2. AIA 102(b)規(guī)定了AIA 102(a)條件下現(xiàn)有技術(shù)的例外。即，對于一件美國申請，滿足AIA 102(a)條件的披露若同時也滿足AIA 102(b)，則該披露不成為該美國專利申請的現(xiàn)有技術(shù)。這里，將被專利或印刷出版物披露、被公開使用、被銷售或通過其他方式為公眾所知統(tǒng)稱為披露。AIA 102(b)與pre-AIA 102(b)相似，實質(zhì)上是規(guī)定了在一年寬限期內(nèi)，發(fā)明人自己或關(guān)聯(lián)方的公開披露不應(yīng)成為發(fā)明人的專利申請的現(xiàn)有技術(shù)。但AIA 102(b)考慮的是美國專利申請和現(xiàn)有技術(shù)的有效申請日。有效申請日可見下文AIA 102(d)的描述。
2.1 AIA 102(a)(1)下現(xiàn)有技術(shù)的例外：AIA 102(b)(1)，包括兩點：
AIA 102(b)(1)(A)：滿足AIA 102(a)(1)條件的披露，若其披露時間在該美國申請的有效申請日前一年以內(nèi)，而且被發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人披露。而且其他人是直接或間接從該發(fā)明人或共同發(fā)明人處獲得該披露內(nèi)容（下同）。則該披露不成為該美國申請的現(xiàn)有技術(shù)。
AIA 102(b)(1)(B)：滿足AIA 102(a)(1)條件的披露，該披露由第三方做出，但是在披露的披露時間前和一年寬限期內(nèi)，發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人已做出過該披露。則該披露不成為該美國申請的現(xiàn)有技術(shù)。
2.2 AIA 102(a)(2)下現(xiàn)有技術(shù)的例外：AIA 102(b)(2)，包括三點：
AIA 102(b)(2)(A)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開，若其內(nèi)容是直接或間接從發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人處獲得。則該B公開不成為該美國申請的現(xiàn)有技術(shù)。
AIA 102(b)(2)(B)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開，若在B公開的有效申請日之前和一年寬限期內(nèi)，B公開的內(nèi)容已被發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人披露。則該B公開不成為該美國申請的現(xiàn)有技術(shù)。
AIA 102(b)(2)(C)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開，在美國專利申請的有效申請日之前，若B公開與美國專利申請被共同擁有，則B公開不成為該美國申請的現(xiàn)有技術(shù)。共同擁有可見下文AIA 102(c)的描述。
AIA 102(a)和AIA 102(b)及其他相關(guān)內(nèi)容的框架和相互關(guān)系可見如下的表1。
表1 AIA 102(a)和AIA 102(b)內(nèi)容示意
3.AIA 102(c)：規(guī)定了發(fā)明內(nèi)容在合作研究協(xié)議下的共同擁有，共同擁有需滿足下述三個條件：（1）B公開披露的內(nèi)容和美國專利申請的發(fā)明內(nèi)容是由一個合作研究協(xié)議的參與方完成而且該合作研究協(xié)議在美國專利申請的有效申請日或之前已生效；（2）美國專利申請的發(fā)明內(nèi)容是該合作研究協(xié)議的范圍內(nèi)采取的研究活動的結(jié)果；（3）美國專利申請必須披露該合作研究協(xié)議的參與方的名字。
4.AIA 102(d)：規(guī)定了有效申請日。對于美國專利申請，若其沒有優(yōu)先權(quán)，則有效申請日是其實際申請日；若有優(yōu)先權(quán)，則其有效申請日是優(yōu)先權(quán)日。對于現(xiàn)有技術(shù)，首先需要求其是授權(quán)美國專利、公開的美國專利申請、公開的PCT申請（指定美國），即B公開。若B公開沒有優(yōu)先權(quán)，則其有效申請日是實際申請日；若B公開有優(yōu)先權(quán)，則其有效申請日是優(yōu)先權(quán)日。這里，B公開對應(yīng)的美國申請或PCT申請的申請時間不需要在2013年3月16日之后。
例如，作為現(xiàn)有技術(shù)，一件公開的美國專利申請，其要求了中國申請的優(yōu)先權(quán)，則該美國專利申請的有效申請日是中國申請的申請日。再例如，一件公開的中國專利申請，若其未作為優(yōu)先權(quán)在美國申請并公開或進行了PCT申請并公開，則該中國專利申請的申請日不能作為有效申請日。若其要成為現(xiàn)有技術(shù)，需要其公開日在審查中的美國專利申請的有效申請日之前，即滿足AIA 102(a)(1)的要求。
三、總結(jié)
上文用簡單的語言介紹了pre-AIA 102和AIA 102的內(nèi)容，感興趣的讀者可以在初步理解后查詢美國專利局官網(wǎng)上對于該條款內(nèi)容的更多說明?？偟膩碚f，相較于pre-AIA 102條款，AIA 102條款不再考慮發(fā)明日，而只考慮有效申請日；去除了先前存在的地域限制；并規(guī)定了什么是共同擁有和有效申請日。