作者：王藝涵 專利代理人

分案申請是專利審查中常見的一類專利申請。通常，分案申請被認為是為了解決申請的單一性問題而提出的。

根據(jù)《專利法實施細則》第四十二條的規(guī)定，一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以提出分案申請。

根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，申請人可以在收到專利局對原申請發(fā)出的授權(quán)通知書之日起的兩個月期限屆滿之前的任何時間提出分案申請，需要注意的是，即使申請人在兩個月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個月期限屆滿之前提出分案申請。對于審查期間視撤的申請，需要在辦理恢復(fù)權(quán)利手續(xù)之后才能提出分案申請。對于被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個月內(nèi)，不論申請人是否提出復(fù)審請求，均可以提出分案申請。復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請人也可提出分案申請。

對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的， 不得分案。

但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應(yīng)當(dāng)提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件。

有關(guān)單一性、分案申請的相關(guān)規(guī)定在《專利法實施細則》與審查指南中的出鏡率不高，使其看起來平淡無奇，地位遠不如新穎性、創(chuàng)造性那般能夠制造出跌宕起伏的劇情。然而，筆者日前遇到了一系列分案申請卻有點兒顛覆常規(guī)，劇情復(fù)雜離奇。

請隨筆者細細品味~

母案（以下稱為97案）

母案（97案）衍生出子案（以下稱為03案）

子案（03案）衍生出孫子案（以下稱為老06案）

孫子案（老06案）衍生出三件曾孫子案（以下稱為新06案）

看到了嗎？一件早在97年誕生的申請，在近十年內(nèi)繁衍生息，兒孫滿堂。在孫子案、曾孫子案誕生時，原始的母案早就授權(quán)了，說好的時限呢？說好的再次提出的分案申請?zhí)峤粫r母案要處于pending狀態(tài)呢？

這時，細心的觀眾可能會說，是不是基于缺乏單一性的缺陷而被動分案呢？筆者帶著強烈的好奇一探究竟，然而，經(jīng)過查詢審查檔案，這一系列申請從來！沒有！收到過！任何！缺乏單一性的通知書！

那么這些孫子寶寶們是怎么來的呢？有沒有法條給予合理的解釋呢？筆者開始追溯2006年以前的《審查指南》的演變……

《審查指南（1993年版）》

未提及再次主動分案時機，實踐中以該分案所依據(jù)的母案的狀態(tài)為基礎(chǔ)

《審查指南（2001年版）》

同上

《審查指南（2006年版）》

再次主動分案的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核

《審查指南（2001年版）》

同上

可以看到，在2006年前，《審查指南》對于再次主動分案時機并未進行嚴格的限制，實踐中，只要分案所依據(jù)的母案處于pending狀態(tài)，就可分案。以此類推，子又生孫，孫又生子，子子孫孫無窮盡也。

而修訂后的2006年版《審查指南》帶來了此分案制度的重大變化，即，再次主動提出分案申請的遞交時間必須滿足原始申請（即第一次提交的申請）未結(jié)案的條件。

也就是說，適用于2006年以前版本的《審查指南》規(guī)定的專利申請，其分案的依據(jù)是根據(jù)該分案所依據(jù)的母案的狀態(tài)來決定，而非原始申請的狀態(tài)。

沒錯，此時輪到《施行修訂后審查指南的過渡辦法》登場~

根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局令第三十八號，修訂后的《審查指南》自2006年7月1日起施行，2001年10月18日公布施行的《審查指南》同時廢止。對于2006年7月1日之后（含當(dāng)日，下同）提出的專利申請和根據(jù)該申請授予的專利權(quán)，適用修訂后的《審查指南》的規(guī)定；2006年7月1日之前提出的專利申請和根據(jù)該申請授予的專利權(quán)，除以下規(guī)定的事項之外，自2006年7月1日起也適用修訂后的《審查指南》的規(guī)定。

也就是說，2006年7月1日是分案審查制度的重要分水嶺，此日前后，天壤之別。

再來看看我們的兒孫滿堂分案的繁衍過程：

重點來了——大家族中最后一代分案（新06分案）的提交日為2006年6月30日！?。∩暾埲硕ㄊ窃谧屑氀芯苛恕秾彶橹改稀沸抻啺婧?，為了不浪費分案規(guī)定寬松的最后機會，從剛提交不久的老06案提取技術(shù)點，在修訂版施行前一天提交了主動分案，輕松獲得三件授權(quán)專利。申請人的做法可謂用心良苦，“心機”頗深。

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故事講完了，大伙兒會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)如今的分案申請可不是你想分，想分就能分的。能否另辟蹊徑設(shè)計分案呢？

首先，基于現(xiàn)行專利法、《審查指南》的規(guī)定，主動分案的遞交時間必須滿足原始申請未結(jié)案的條件。申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請審核。在此法規(guī)約束下，很難在規(guī)定的期限內(nèi)對分案申請再次提出分案申請。

不過，法規(guī)給申請人留了一條出路——被動分案，即，按照審查員的審查意見提出分案申請。并且，依照現(xiàn)行專利法、《審查指南》的規(guī)定，上述被動分案的提交時間不受原始申請的狀態(tài)限制，即，即便原始申請并非處于“pending”狀態(tài)，例如授權(quán)、駁回，也能夠在審查員發(fā)出過指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的情況下，分案，或針對分案申請再次提出分案申請。

看來“單一性缺陷的審查意見通知書”猶如尚方寶劍一般的存在，賜予申請人分案的“特權(quán)”。為了在被動分案之路上尋求一線生機，申請人需要挖空心思精心設(shè)計“誘餌”，來誘導(dǎo)審查員發(fā)出缺乏單一性的通知書，此通知書在手，申請人可以大膽的想分就分了。

申請人如此費勁心機制造分案，分案申請絕不僅是為了解決缺乏單一性缺陷的簡單存在。分案申請有何妙用？

（1）彌補撰寫失誤、完善權(quán)利要求的保護范圍

申請文件存在：說明書的技術(shù)方案未寫入權(quán)利要求中、權(quán)利要求的保護范圍過小等失誤。在主動修改期限后，申請人很難通過主動修改權(quán)利要求來彌補。

在答復(fù)審查意見通知書后，發(fā)現(xiàn)獨立權(quán)利要求記載了非必要技術(shù)特征。然而，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，答復(fù)審查意見通知書時，即使在修改不超范圍的情況下，也不允許主動刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征。

上述讓申請人頭疼的問題如何解決？既想早日授權(quán)，又想擴大保護范圍，如何兼得？讓分案申請來打破尷尬。

由于法規(guī)并未禁止申請人為了擴大保護范圍而提出分案，申請人可以另行提出分案，以爭取更完善的保護范圍。

（2）尋求不同審查結(jié)果

當(dāng)申請人就創(chuàng)造性等問題與審查員存在分歧而難以說服審查員時，申請人可提出分案申請，通過不同審查員可能對審查標準把握的不同，獲得不同的審查結(jié)果。

當(dāng)然，也不能一言不合就分案，因為再次主動分案的遞交時間必須滿足原始申請未結(jié)案的條件。

（3）給對手挖坑

前文提到的“單一性缺陷的審查意見通知書”可謂挖坑利器。交母案后，即使母案的部分權(quán)利要求獲得授權(quán)不用著急申請分案，申請人可手握此利器觀望等待競爭對手的技術(shù)落入母案公開文本的權(quán)利要求中，此時再提交分案申請保護這部分權(quán)利要求，這對掉坑里的競爭對手來說是一萬點傷害了。

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說了這么多，是不是覺得看似平凡的分案申請其實心機重、套路深？更多分案申請的作用在等待機智的你去發(fā)現(xiàn)。在新創(chuàng)性的博弈中，老司機們也可以把分案申請玩的非常6~