作者：盛曉穎 律師、專利代理人

在外觀設計專利無效案件中常常會涉及專利法第23條第二款的內(nèi)容：“授予專利權的外觀設計與現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征的組合相比，應當具有明顯區(qū)別?！蓖瑫r，審查指南第四部分第五章第6節(jié)對組合不具有明顯區(qū)別規(guī)定了3種具體形式，包括（1）與現(xiàn)有設計不具有明顯區(qū)別，（2）由現(xiàn)有設計轉用得到，以及（3）由現(xiàn)有設計或者現(xiàn)有設計特征組合得到。

審查指南中針對第（3）種情形的設計手法僅限于拼合或替換，并且組合手法需要存在啟示，在拼合和替換時，僅限于原樣或僅作細微變化才能被允許。然而，實踐中對于設計特征如何進行劃分，怎樣理解對于組合手法存在啟示往往在判斷上存在困難，筆者認為針對上述問題應著重考慮以下幾個方面的因素。

一、一般與涉案專利相同或者相近種類產(chǎn)品的現(xiàn)有設計才能進行組合

在6W108563號無效案件審查決定中，涉案專利為清潔刷，分類號為04-01，對比設計2為五金工具手柄，分類號為08-99。由于二者用途不相同，不屬于相同或者相近種類的產(chǎn)品，因此對比設計1和對比設計2無法進行組合。針對請求人關于汽車清潔類產(chǎn)品與五金工具放置于同一貨架銷售的意見，合議組認為在確定產(chǎn)品種類時，應當以產(chǎn)品的用途是否相同為準，五金工具類手柄常用于諸如螺絲刀、扳手等工具，不能應用于清潔用品之中，因此，對比設計2與涉案專利涉及的產(chǎn)品用途不相同，二者不屬于相同或者相近種類的產(chǎn)品。將對比設計1所示的清潔刷手柄替換成對比設計2所示的五金工具類手柄，不屬于明顯存在啟示的情形，在請求人未提交其他證據(jù)足以證明存在組合啟示的情況下，對比設計1和對比設計2無法進行組合。

通過上述案例可看出，在一般情況下，現(xiàn)有設計組合需要使用相同或者相近種類產(chǎn)品，然而在有證據(jù)證明存在組合啟示的情況下也可能存在例外。

在6W108276號無效案件審查決定中，涉案專利為手機保護套(酒瓶)，對比設計2為手機套，對比設計3為酒瓶。合意組認為，具有裝飾作用的手機殼類產(chǎn)品一般均由與手機外形相匹配的殼體部分及粘附于其上的裝飾部分構成，裝飾可以為各式平面圖案，也可以有很多不同的立體造型，如證據(jù)2所示，將手機殼上的裝飾部分用不同的設計進行替換是容易想到的。證據(jù)2的裝飾為沙漏造型，常見的沙漏整體多為回轉體形，而證據(jù)2所示沙漏造型不再是回轉體形，而是具有一定厚度的扁平狀，從工藝上考慮，回轉體造型無法與手機殼保持穩(wěn)固的連接狀態(tài)，因此如證據(jù)2所示，將其變化為扁平狀、同時保留沙漏的設計特征、又可以保證制作工藝，從而與手機殼形成一個穩(wěn)固連接的產(chǎn)品。證據(jù)3所示酒瓶即為回轉體造型的設計，基于上述理由，一般消費者在其知識水平和認知能力范圍內(nèi)并結合證據(jù)2可以想到，因此存在組合的啟示。

涉案專利附圖

證據(jù)2附圖

證據(jù)3附圖

二、用于組合的現(xiàn)有設計特征應具有相對獨立視覺效果

對于外觀設計的設計特征的劃分不同于發(fā)明或實用新型技術特征的劃分，設計特征應是具有相對獨立的視覺效果，即一般消費者可以直接地、自然地將該設計特征進行區(qū)分，而不需要特意劃分或是截取。

通常而言，能夠從現(xiàn)有設計中自然區(qū)分出來的設計特征包括組成產(chǎn)品的各結構部件、圖案、色彩或其組合。而一般而言，不能用于組合的設計特征包括：單純的點、線、面、邊、角等；僅屬于視覺效果的范疇，如棱角分明、金屬質感等；僅屬于設計構思的抽象理念，如上寬下窄、邊緣圓滑等。在明確了并正確選取了能夠用以組合的設計特征后，還需注意，如果是采用替換的組合方式，則該設計特征必須是原樣或細微變化后進行替換的情況才能夠被認可，其中的細微變化的評判標準參照《專利審查指南》第四部分第五章第6.1節(jié)的規(guī)定，任何需要作出適應性修改、過渡、銜接等情形均不屬于細微變化的范疇。

在第6W107894號無效審查決定中，請求人主張將對比設計2床頭和床尾支撐柱中間的床頭板和床尾板中下部所在的分割為三分區(qū)域的長方形部分替換對比設計1床頭板和床尾板中間的長方形部分，認為涉案專利與組合后得到的外觀設計相比不具有明顯區(qū)別。

合議組認為，根據(jù)審查指南的規(guī)定，用于評價專利法第23條第2款的現(xiàn)有設計特征的組合包含拼合和替換，而能夠用于組合的設計特征應當具有相對獨立的視覺效果，是產(chǎn)品的某一部分的設計，或者是以一般消費者的眼光直接從某項設計中自然區(qū)分出來的某一部分的設計。就本案而言，對比設計2的床頭板包括上部近似梯形的部分和下部的長方形部分，兩部分明顯為一個整體，共同形成床頭板，不可分割。因此，請求人所主張的對比設計2用于組合的長方形部分為床頭板不可分割的一部分，其不屬于可以用于組合的設計特征。

涉案專利附圖

對比設計1附圖

對比設計2附圖

三、具有組合的先例

現(xiàn)有設計特征組合手法是否存在啟示，可以通過現(xiàn)有設計中是否具有組合的先例進行考量。在第6W108935號無效審查決定中，涉案專利涉及的產(chǎn)品是仰臥起坐過山車組合式健身器，證據(jù)1公開的產(chǎn)品是仰臥板，該產(chǎn)品在弧形彎曲的背板下方并不存在過山車及其配套的固定裝置，證據(jù)2公開的產(chǎn)品是過山車，該產(chǎn)品并不存在弧形彎曲的背板，二者為具有不同健身功能和外觀的產(chǎn)品，請求人并沒有提供證據(jù)證明在涉案專利申請日前存在將仰臥板和過山車組合成一個產(chǎn)品的先例，在這種情況下，對于一般消費者而言，并不能輕易地想到將證據(jù)1的整體結構與證據(jù)2的可滑動靠腳架進行組合成為一個多功能產(chǎn)品，并且該靠腳架在組合時，其在產(chǎn)品中的位置、尺寸、比例關系等要素均無法確定，因此在無證據(jù)證明的情況下，該組合不具有組合啟示。

涉案專利附圖

四、符合一般消費者認知

現(xiàn)有設計特征組合手法是否存在啟示，還需要考慮該組合是否符合一般消費者認知。在第6W109085號無效審查決定中，合議組認為，涉案專利與對比設計1和2均為包裝桶的容器類產(chǎn)品，其結構通常分為桶身、桶蓋部分，而桶蓋是包裝桶中較為獨立的結構，一般消費者能夠很容易通過部位對桶身和桶蓋區(qū)分，此外對比設計2的桶體正面有標貼，說明在包裝桶之類的容器表面設有標貼屬于在現(xiàn)有設計中存在啟示的情形，一般消費者可以想到在桶體表面貼有標貼。因此一般消費者具備將對比設計1的包裝桶和對比設計2的桶蓋和標貼組合的啟示，可以將涉案專利與對比設計1和2組合進行比對。

涉案專利附圖

對比設計1附圖

對比設計2附圖

五、結論

對于無效請求人而言，應充分考慮外觀設計特征的劃分，并針對性地進行檢索，充分論證或證明該設計特征的組合存在啟示。而對于專利權人而言，也可以從上述內(nèi)容中尋找維持專利有效的切入口。