作者：朱悅 律師、專利代理人
商標搶注在世界范圍內都是一個無法回避的問題。歷年來，就商標搶注問題的救濟手段之探討也是大家經常思索的問題。筆者在工作中，常會遇到例如國內A、B公司合作后，A公司搶注了B公司的商標；國外C公司的商標被國內合作或代理的D公司搶注；國內E公司產品欲打開海外市場但發(fā)現(xiàn)在進口國其商標已被搶注的事件。結合近幾年工作經歷，筆者希望就此問題，通過對比行政救濟和司法救濟手段，進行分類思考和對比分析。
就中國大陸的“商標搶注”而言，多指《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）第十五條規(guī)定之情形：
未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。
就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊。
對違反《商標法》第十五條規(guī)定的救濟，在《商標法》中列明的有第三十三條和第四十五條，分別對應的救濟手段為：在先權利人或者利害關系人在涉案商標初步審定公告期內的異議申請，以及，在先權利人或者利害關系人在涉案商標注冊之日起五年內請求宣告無效申請。
此兩種行政救濟方式為常規(guī)救濟手段，筆者在此僅作簡要介紹。
一、商標異議申請
根據(jù)《商標法》第三十三條之規(guī)定：“對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內，在先權利人、利害關系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認為違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，可以向商標局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準注冊，發(fā)給商標注冊證，并予公告。”
根據(jù)《商標法》上述規(guī)定，商標異議申請?zhí)岢龅臅r限為——自涉案商標初步審定公告之日起三個月內。同時，商標異議申請的理由不僅限于違反《商標法》第十五條之規(guī)定，結合具體案情，當事人可以結合其他理由向商標局提交一份理由較全面的異議申請書。
《商標法》在2013年修正后，如在先權利人或利害關系人對異議裁定不服，已不能向商標評審委員會提出復審。[i]因此，在先權利人或利害關系人錯過提出異議申請的有利時間或者對異議決定不服，則在涉案商標注冊公告后，在先權利人或利害關系人可以通過申請商標無效的手段進行救濟。
如果異議申請成功，僅說明對方當事人搶注商標失敗，不能由此就推斷在先權利人或利害關系人理所當然獲得涉案商標的專用權。如在先權利人欲獲得該商標專用權，仍需要通過商標申請流程。
二、商標無效申請
《商標法》第四十五條第一款：“已經注冊的商標，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。對惡意注冊的，馳名商標所有人不受五年的時間限制。”
根據(jù)《商標法》上述規(guī)定，商標無效申請?zhí)岢龅臅r限為——自涉案商標注冊之日起五年內（惡意注冊的馳名商標所有人不受此限）。與商標異議申請的理由近似，商標無效申請的理由不僅限于違反《商標法》第十五條之規(guī)定，結合具體案情，當事人可以結合各項理由向商標評審委員會提交一份理由較全面的無效申請書。
如無效申請人對無效裁定不服，依《商標法》第四十五條相關規(guī)定，當事人可以在收到通知之日起三十日向人民法院起訴。人民法院應當通知商標裁定程序的對方當事人作為第三人參加訴訟。目前，在我國受理此行政糾紛的管轄法院為北京知識產權法院。
同異議程序，如果無效申請成功，僅說明對方當事人搶注商標失敗，如在先權利人欲獲得該商標專用權，仍需要通過商標申請之流程。
在此，值得一提的是，2015年12月底，歐盟理事會和歐洲議會通過了歐盟商標制度的改革方案。其中，涉及兩個法律文件：由《共同體商標條例》[ii]修訂而來的《歐盟第2015/2424號條例》[iii]（簡稱《新條例》）和《歐盟第2015/2436號指令》[iv]，《新條例》于2015年12月24日對外公布，全部條款將于2017年10月1日生效[v]）。根據(jù)《新條例》第18條[vi]新增的第2款規(guī)定，如果出現(xiàn)代理人或代表人未經授權搶注歐盟商標的情況，權利人可以直接向歐盟知識產權局或者歐盟商標法院請求轉移該商標，而不再需要請求宣告商標無效或是提起商標無效的反訴[vii]。
筆者認為，多數(shù)在先權利人無效商標的初衷是為了最終自己取得商標，而非僅僅排除他方商標，而商標異議/無效和新申請，對在先權利人來說是兩個重復的流程。此次歐盟商標法的修改給了我們一個很好的借鑒。依目前我國商標流程，如果順利的話，商標異議審查約需12個月、無效評審約9個月，商標新申請自申請日起到獲得商標注冊證約14個月，共計23-26個月。如果在商標無效中可以依在先權利人請求轉移該商標至在先權利人名下，則在先權利人權利商標專用權的時間將縮短為9-12個月，大大提高了時間成本和經濟成本，也減少了商標局對新申請的重復審查。
但是，在我國法定程序還無法請求轉移的情況下，為更快解決糾紛，筆者考慮還可嘗試從商標專用權權屬糾紛、侵害商標權糾紛、乃至著作權侵權糾紛等案由如手。根據(jù)《最高人民法院關于審理商標案件有關法律適用范圍問題的解釋》第一條之規(guī)定，人民法院也應予以受理。因此，筆者結合近幾年的工作經驗，總結如下司法救濟手段：
三、商標權權屬糾紛之訴
一般商標權權屬糾紛伴隨著代理、代表、合作等商業(yè)行為。由于包括商標權在內的知識產權性質上屬于一種絕對權、對世權，其義務主體為不特定多數(shù)人。因此，從絕對權、對世權的角度分析，確認商標權屬的請求權不受訴訟時效的限制。[viii]
案例1：上海和亭商貿有限公司、上海和祥醫(yī)療器械有限公司、上海西河醫(yī)療器械有限公司與雅培糖尿病護理公司商標權權屬糾紛案[ix]
本案為經銷商在代理經銷產品過程中，搶注國外知名商標的典型案例。
本案中一審法院認為：《國際分銷協(xié)議》系和亭公司與雅培護理銷售公司的真實意思表示，依法成立，具有法律約束力。當事人應當按照約定全面履行自己的義務。根據(jù)《國際分銷協(xié)議》中相應知識產權條款的約定，“利舒坦”中文標識的相關權利應當歸屬于雅培護理銷售公司。而和祥公司在明知存在相關知識產權權屬約定的情況下，作為商標申請人申請注冊“利舒坦”中文商標，且將核準注冊的“利舒坦”中文商標轉讓于西河公司，其行為顯然違反合同約定，同時又具有明顯的主觀惡意。因此判決：注冊號為第4750189號的“利舒坦”注冊商標歸雅培護理公司所有。
二審法院認為：根據(jù)《國際分銷協(xié)議》的約定，“利舒坦”中文商標專用權應屬雅培護理銷售公司所有。
案例2：廣東省輕工業(yè)品進出口集團公司與TMT貿易有限公司商標權屬糾紛上訴案[x]
本案非商標搶注案件，但筆者認為本案的事實和判決可以為商標搶注案件提供思路參考。本案為雙方合作中，由委托方委托受托方在中國大陸申請商標，形成了事實上的商標權財產依托法律關系，現(xiàn)委托方要求受托方將商標歸還的典型案例。
本案二審法院部分改判了一審法院的判決，最終認為：輕工業(yè)品公司是相關商標的名義上的權利人，ＴＭＴ公司（之前為東明公司）是相關商標的實質上的權利人，ＴＭＴ公司以委托人的身份請求將ＴＭＴ商標歸還該公司，有充分的事實依據(jù)。輕工業(yè)品公司在國內注冊的ＴＭＴ、ＴＭＣ、ＳＭＴ文字及文字與圖形組合商標的商標專用權歸ＴＭＴ貿易有限公司所有，輕工業(yè)品公司應當在本判決生效之日起一個月內負責協(xié)助ＴＭＴ貿易有限公司辦理商標注冊人的變更手續(xù)。
分析上述案例可以大致了解法院在審理商標權屬案件時主要考慮的因素包括：
1. 是否有約定知識產權的歸屬內容和證明
案例1中，法院依據(jù)的是雙方簽訂的《國際分銷協(xié)議》中相應條款從而判定中文“利舒坦”產生的所有版權或其他知識產權中的權利、所有權和權益均應根據(jù)《國際分銷協(xié)議》的約定屬于雅培護理銷售公司所有。
案例2中，按照雙方《定牌加工合同》的約定，東明公司負責提供銘牌、商標并進行產品的廣告宣傳等。在實際履行了定牌生產合同后，雙方已經形成了事實上的商標權財產信托法律關系。涉案商標則是直接由王少明以ＴＭＴ公司法定代表人的身份要求輕工業(yè)品公司進行注冊的。另有文件可證明輕工業(yè)品公司與ＴＭＴ公司存在委托進行商標注冊并管理關系的同時，也印證了在東明公司歇業(yè)前與輕工業(yè)品公司之間存在著這一委托關系。ＴＭＴ公司成立后與輕工業(yè)品公司歷年簽訂的多份包銷協(xié)議和成交確認書中，均清楚列明由ＴＭＴ、東明公司提供銘牌、商標。
2. 涉案知識產權的原始來源
案例1中，“利舒坦”系和亭公司為在國內經銷塞瑞森公司血糖儀產品的業(yè)務而特意創(chuàng)設的，中文“利舒坦”系因和亭公司履行《國際分銷協(xié)議》而使用在“FreeStyle血糖儀”產品上。
案例2中，根據(jù)證人證言和定牌加工的有關協(xié)議、合同等可以認定其代表東明公司提出由東明公司提供商標。該商標是由原東明公司股東、總經理，現(xiàn)ＴＭＴ公司股東、法定代表人王少明在擔任東明貿易公司法定代表人和東明公司總經理期間完成的設計。
3. 搶注人的主觀惡意
案例1中，和祥公司在明知中文“利舒坦”產生的所有版權或其他知識產權中的權利、所有權和權益均應根據(jù)《國際分銷協(xié)議》的約定屬于雅培護理銷售公司所有，以及中文“利舒坦”已經具有了使相關消費者識別商品來源功能的情況下，仍作為商標申請人申請注冊“利舒坦”中文商標，且將核準注冊的“利舒坦”中文商標轉讓于西河公司，其行為具有明顯的主觀惡意（該案焦點二）；而西河公司明知《國際分銷協(xié)議》的約定，仍從和祥公司處受讓得“利舒坦”中文商標，顯然具有明顯的主觀惡意（該案焦點三）。
案例2中，雖然法院未在判決書中論述該部分，但通過雙方多次簽署的包銷協(xié)議和成交確認書，并且對定牌加工的有關協(xié)議、合同等的實際履行，筆者認為，輕工業(yè)品公司應知其在國內注冊的ＴＭＴ、ＴＭＣ、ＳＭＴ文字及文字與圖形組合商標的商標專用權應歸ＴＭＴ貿易有限公司所有。
筆者認為，由于商標權權屬沒有法定規(guī)則，法院在審理案件中會從當事人雙方的約定入手。如果當事人曾在商業(yè)合作中約定過商標權權屬，則啟動這類型的司法救濟手段是一個可選擇的方式。
四、著作權侵權及不正當競爭之訴
使用此案由進行司法救濟的前提是涉案商標元素構成《中華人民共和國著作權法》意義上的“作品”。
其次，對著作權侵害行為應按照“接觸”和“實質相似”的原則進行判定，因此，在先權利人在此類型的案件中需要至少證明：第一，原被告之間有商業(yè)往來；第二，涉案商標元素與當事人的商標標志實質相似。而著作權侵權的訴訟時效采用一般訴訟時效，自著作權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續(xù)，在該著作權保護期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為;侵權損害賠償數(shù)額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算[xi]。
《著作權法》第四十七條、第四十八條為著作權侵權行為的法律責任，《反不正當競爭法》第二十四條為不正當競爭行為的法律責任。
若商標案件啟動著作權侵權及不正當競爭之訴，其根本目的是通過訴訟達到使搶注人停止使用涉案商標元素，乃受讓與案件有關的商標專用權、商標申請權。此救濟手段與商標行政案件中（異議或無效）使用《商標法》第三十二條“他人現(xiàn)有的在先權利”異曲同工。
在此類型案件中，一般情況下，可分為：（1）他方將當事人未注冊的商標標志搶注為商標，（2）他方將當事人已注冊商標注冊于其他類別，（3）他方將國外當事人在國外已注冊商標或使用的商業(yè)標志搶注為中國大陸商標。
如上述第（1）種情況，當事人通過主張訴爭商標損害其在先著作權的，法院應當依照著作權法等相關規(guī)定，對所主張的客體是否構成作品、當事人是否為著作權人或者其他有權主張著作權的利害關系人以及訴爭商標是否構成對著作權的侵害等進行審查。從權利證據(jù)的舉證來說，當事人至少需提交其為涉案商標元素著作權人的初步證據(jù)。
如上述第（2）種情況，如果當事人已注冊的商標標志構成受著作權法保護的作品的，除已有記載了涉案商標元素的官方文件外，當事人還可以提供涉及商標標志的設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書等，均可以作為證明著作權歸屬的初步證據(jù)。筆者認為，此種情況有繞過馳名商標的認定之嫌疑，為從著作權角度請求商標跨類保護之實，是否可以使用還需個案考量。
如上述第（3）種情況，外方當事人需為《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》成員國，如外方當事人對主張權利的涉案商標元素曾有著作權登記、發(fā)表之行為，則使用著作權登記說明/證明等文件作為證明著作權歸屬的初步證據(jù)。同時，參考《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第十九條第三款之規(guī)定“商標公告、商標注冊證等可以作為確定商標申請人為有權主張商標標志著作權的利害關系人的初步證據(jù)?！惫P者認為，外國的商標公告、商標注冊證等在履行相應的法律手續(xù)后，也可以作為其為商標標志著作權人的初步證據(jù)。
相比啟動商標權權屬糾紛之訴，案由使用著作權侵權及不正當競爭之訴相對靈活，但權利人對涉案商標元素與權利人主張的權利之間有“接觸”和“實質相似”的舉證難度很大，在任意方面有細微的輕率，都可能導致敗訴的結果。
相比啟動商標無效行政爭議，案由使用著作權侵權及不正當競爭之訴的優(yōu)點在于：（1）訴訟時效與商標無效行政爭議不同。根據(jù)《商標法》規(guī)定，通常情況下，在商標注冊超過五年后，在先權利人或利害關系人已無權向商標評審委員會提出無效申請，而本類型的案件適用民事訴訟法的一般時效。（2）目前商標法中，無如歐盟商標法修改后的轉移程序；商標評審委員會在審理案件中無和解程序，當事人之間的溝通對話機會少，而啟動司法程序后，在法院的主持下，當事人之間可以展開充分溝通和對話，對從實質上解決糾紛有很好的作用。
以上，針對商標搶注行為的四種救濟手段為筆者在近幾年工作中總結出的些許經驗和思考，上述救濟手段的單一使用或結合使用可按個案分析。在此，希望與各位同行分享，也希望得到各位同行的批評指正，共同打開辦案的新思路。
參考文獻：
[i]《中華人民共和國商標法》（2001年修正）第三十三條第一款：“對初步審定、予以公告的商標提出異議的，商標局應當聽取異議人和被異議人陳述事實和理由，經調查核實后，做出裁定。當事人不服的，可以自收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審，由商標評審委員會做出裁定，并書面通知異議人和被異議人。”——該條款已于2013年被修改。
[ii]Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on theCommunity trade mark
[iii]REGULATION (EU) 2015/2424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THECOUNCIL ；來自https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts
[iv]Directive (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THECOUNCIL
[v]This consolidated version incorporates all the amendments, up to 23/03/2016, affecting the original Regulation, including those introduced by Regulation(EU) 2015/2424 that became applicable as from the date of its entry into force. It does not however incorporate the amendments which, in accordance with Article 4 of Regulation (EU) 2015/2424, shall only apply as from 1 October 2017；來自https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-legal-texts
[vi] Article18： Transfer of a trademark registered in the name of an agent
1. Where an EU trade mark isregistered in the name of the agent or representative of a person who is theproprietor of that trade mark, without the proprietor's authorisation, thelatter shall be entitled to demand the assignment of the EU trade mark in hisfavour, unless such agent or representative justifies his action.
2. The proprietor may submit arequest for assignment pursuant to paragraph 1 of this Article to thefollowing: (a)the Office, pursuantto Article 53(1)(b), instead of an application for a declaration of invalidity;(b)a European Union trade mark court(“EU trade mark court”) as referred to in Article 95, instead of a counterclaimfor a declaration of invalidity based on Article 100(1). 來自http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2424/oj
[vii]參考易繼明、黃曉穌《歐盟商標法改革述評》，北京大學國際知識產權研究中心；來自http://www.sipo.gov.cn/zlssbgs/zlyj/201704/t20170405_1309267.html
[viii]王小兵：《知識產權案件辦案策略與技巧》，中國法制出版社，第127頁。
[ix]（2012）滬二中民五（知）終字第4號上海市第二中級人民法院民事判決書
[x]（1998）知終字第8號最高人民法院民事判決書
[xi]在2017年10月1日《民法總則》施行后，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間將變更為三年。